创造性是专利授权和确权过程中最常涉及的法律问题，在实际审查中，由于受到多种因素（例如，判断的主体、现有技术表达或传达技术信息的方式、技术发展状态、技术的复杂度和难易度、现有技术的类型等）的影响而存在一定的主观性。为了统一判断标准，使判断结果更趋客观和准确，专利审查指南不但给出了创造性判断中“非显而易见”性的普适判断方法，即我们通常所说的“三步法”，还根据发明与最接近现有技术之间区别技术特征的特点，对发明类型进行了划分，以辅助审查员对于典型类型发明的创造性进行客观判断。典型的发明类型例如包括开拓性发明、组合发明、选择发明、专用发明、已知产品的新用途发明、要素变更的发明等，其中要素变更的发明是较为常见的一种类型，又分为要素关系改变的发明、要素替代的发明、要素省略的发明。

　　一、在判断要素替代类型发明的创造性时，仍然应当遵循“三步法”这一基本判断方法

　　尽管专利审查指南例举了上述不同类型的发明，但如前所述，类型的划分仅是根据区别特征的特点作出的，因此，在判断各个类型的发明的创造性时，仍需按照“三步法”进行，在确定区别特征后，要进行实际解决技术问题的认定和技术启示的判断，而不因其属于某种类型即得出是否具备创造性的结论。例如，对于要素替代的发明来说，当区别特征是用以替代已知产品或方法中某一要素的其他已知要素时，该发明即可确定为要素替代类型的发明，但接下来发明的创造性判断仍要继续考虑该要素的替代实际解决了何种技术问题，以及现有技术整体上是否存在技术启示等。

　　当发明属于要素替代的类型时，通常情况下，如果本领域技术人员经分析后发现，相对于使用已知要素的最接近现有技术而言，如果发明通过进行要素替代所带来的技术效果超出了本领域技术人员在该现有技术基础上的预期，则可以该优异效果为事实依据、通过归纳该技术效果的特点或性质来具体确定发明实际解决的技术问题；如果通过要素的替代所带来的技术效果与最接近的现有技术采用已知要素时的技术效果相同或类似，那么发明实际解决的技术问题仅应当视为提供了另一种与现有技术具有相同或类似技术效果的其它替代方案，即解决相同技术问题的替代方案。接下来的创造性判断，应当依据所确定的发明实际解决的技术问题，判断现有技术中是否存在解决该技术问题的手段和技术启示。

　　二、在确定实际解决的技术问题时，应当关注技术效果本身的确认及其与区别技术特征之间的联系

　　为了客观判断要素替代类型的发明的创造性，准确认定发明实际解决的技术问题尤为重要，而技术问题的确定又与技术效果的认定息息相关。理论上，发明的任何技术效果都可以作为确定发明实际解决的技术问题的基础，但前提是这样的技术效果是由发明的技术特征带来的或者是由所述技术特征必然产生的技术效果，并且，应当是本领域技术人员根据专利文件记载的内容或者现有技术能够获知的技术效果。在具体的审查实践中，通常应当考虑如下技术效果：

　　第一，对于说明书中已经记载、同时根据说明书的内容可以得到确认的所述区别特征使得发明所能达到的技术效果。

　　第二，对于说明书中未记载，但本领域技术人员依据其技术常识能够预期到所述区别特征客观上能达到的技术效果。

　　可见，无论专利权人在说明书中声称发明取得了多少有益效果，实际解决的技术问题的判断都应当关注技术效果本身的确认及其与区别技术特征之间的联系。

　　三、医药化学领域的创造性判断中，准确确定技术效果依赖于对实验结果的客观分析

　　在化学医药为代表的实验科学领域中，由于存在可预测性较低、技术效果依赖实验证据的特点，使得该领域在创造性评判中实际解决的技术问题的认定具有极其鲜明的特色。这是因为对于化学医药领域的发明专利来说，说明书中除了对效果的一般性描述之外，往往记载了与发明内容有关的大量实施例及其实验结果；在各个审查阶段，也可能出现各种类型的补充实验数据；如何在这些实验结果的基础上准确得出发明取得的技术效果，需要审查员立足于本领域技术人员的定位，客观分析实施例及说明书全部内容所反映的信息，准确把握实验结果与区别技术特征以及最接近现有技术之间的关系。

　　专利号ZL200480034393.2、名称为“从甘油生产二氯丙醇的方法，甘油最终来自生物柴油生产中动物脂肪的转化”的发明专利要求保护一种生产二氯丙醇的方法，根据该方法在羧酸催化剂的存在下使甘油经过与氯化剂的反应，其中所述羧酸选自戊二酸和己二酸。实际上，通过甘油与氯化剂反应生产二氯丙醇是一种已知的较为成熟的工艺路线，但在大规模工业生产中，一般使用乙酸作为催化剂，本专利的发明点即着眼于催化剂的改变。

　　最接近现有技术也公开了一种由甘油和盐酸合成一氯代甘油和二氯丙醇的方法，其中使用了有机羧酸，例如乙酸、丙酸、甲酸、琥珀酸、壬二酸、肉桂酸、苯乙酸等作为催化剂。二者的区别特征仅在于催化剂的种类，并且本专利限定的催化剂与最接近现有技术公开的催化剂琥珀酸（即丁二酸）、壬二酸都属于二元羧酸，差别在于碳原子的个数不同。

　　此时，判断本专利是否具备创造性的关键在于其保护的技术方案究竟取得了何种技术效果，并由此确定发明实际解决的技术问题。

　　根据本专利说明书对于技术效果的概括性描述，“甘油和氯化剂之间的反应可以在存在或不存在催化剂的条件下进行。优选的例子的催化剂选自琥珀酸、戊二酸和己二酸。优选己二酸”。可见，本专利最初是试图将最接近现有技术公开的琥珀酸也纳入自己的保护范围的。尽管专利权人提出可以由“可以由说明书实施例数据显示的己二酸的技术效果推断出，己二酸在原料转化率和产物选择性方面的效果优于琥珀酸”，但合议组考察了本专利全部实施例发现，实施例提供的信息不能证明反应转化率和选择性的提高是由使用己二酸作为催化剂带来的，相反，通过对全部实施例的反应条件和结果进行分析后可以得出这样的结论：本专利在原料转化率和产物选择性方面取得的效果实际上是通过调整其他反应条件，例如温度差异、进料流速等产生的，也就是说，本专利实施例实施例呈现的技术效果实际上与区别技术特征并无直接关系。此外，本专利在说明书中还声称“采用己二酸作为催化剂，能够实现催化剂与产物方便分离”的技术效果，但是，在本专利说明书记载的全部信息的基础上，本领域技术人员在琥珀酸、戊二酸和己二酸这些二元酸的性质基础上能够预期的是，采用现有技术中的琥珀酸作为催化剂，在相同的反应条件下，同样能够实现类似技术效果。可见，本专利中以己二酸等作为催化剂从甘油中生产二氯丙醇的方法取得的技术效果与现有技术相当。因此，本专利保护的技术方案实际解决的技术问题应当确定为提供一种使用其他催化剂制备二氯丙醇的替代方案。那么，接下来则需要判断现有技术中是否给出了使用己二酸和戊二酸代替最接近现有技术使用的琥珀酸的教导或技术启示。

　　本领域技术人员公知，在有机化学领域，具有相同的通式结构，且分子构造接近到彼此之间只相差一个或整倍数的“CH2”的化合物被成为同系物，这种同系物之间具有相似的化学形式，本专利中用作催化剂的二元羧酸显然也不例外。本领域技术人员在最接近现有技术已经公开了琥珀酸（即丁二酸，是具有4个碳原子的二元酸）用作催化剂这一信息的基础上，能够预期仅相差一个或两个CH2”的同系物，戊二酸和己二酸应当也可以使用。还需要指出的是，最接近现有技术还公开了可以使用壬二酸作为催化剂，而壬二酸是具有9个碳原子的二元酸，其也属于琥珀酸、戊二酸和己二酸的同系物。也就是说，最接近现有技术本身已经给出了允许选择碳原子数多于琥珀酸的二元酸作为催化剂的教导。在此情况下，本领域技术人员使用具有5个或6个碳原子的二元酸，即戊二酸和己二酸作为最接近现有技术中琥珀酸的替代催化剂以获得本专利要求保护的技术方案是显而易见的，本专利因此不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

　　通过以上案件审理过程的回顾可以发现，针对化学领域存在的专利审查指南定义的“要素替代发明”，如果发明的技术方案与现有技术之间的区别仅仅是将该产品或方法中的某一要素使用其他的已知要素进行替代，则客观认定该被替代要素给发明带来何种技术效果对于确定发明实际解决的技术问题至关重要。如果被替代要素与已知要素赋予发明技术方案的技术效果相同或相当，则可以确定发明实际解决的技术问题仅为提供一种现有技术的替代方案，也可以说，是针对与现有技术相同的技术问题提供了与现有技术不同的另一种途径去解决。

　　在此基础上，如果所采用的要素替代的手段被证明是基于现有技术或者本领域技术人员根据其掌握的公知常识即有动机引入发明、从而形成该替代方案的，则该发明不具备创造性。如果被替代要素给发明带来的技术效果不同于已知要素所起到的作用或者达到了由已知要素预料不到的程度，则应当基于该技术效果确定发明实际解决的技术问题，随后再进行这种要素替代的手段是否存在技术启示的判断。

　　而对于技术效果的认定，判断者应当站位本领域技术人员，在准确理解和把握发明构思、全面整体考虑全部技术信息的前提下，客观分析技术效果与替代要素之间的关系，准确认定替代要素取得的技术效果，由此进行创造性的判断。（侯  曜  作者单位：国家知识产权局专利复审委员会）