【编者按】 美国最近出现的Suprema Inc. v. ITC以及Clear Correct Operating LLC v. ITC案显示出美国337调查管辖范围的扩张趋势。前者确认了美国国际贸易委员会（ITC）对引诱侵权行为享有管辖权，而后者则否认了数据资料为337调查的对象。两起案件的关键均在于对关税法337条款调查范围的解释，对我国企业进军美国市场将会产生重要影响。本期信息速递对这两起案件进行简要分析，并针对我国的应对策略提出相应建议。
从337调查制度确立之日起，美国学者及商业从业者便质疑337制度在专利执法中的价值，并呼吁337调查制度的改革。 2015年11月，联邦巡回上诉法院就Suprema Inc. v. ITC一案作出联席判决，认可了美国国际贸易委员会（US International Trade Commission，以下简称ITC）对337条款中“infringe”的解释，将引诱侵权行为纳入到337调查的管辖范围内。2016年3月，联邦巡回上诉法院驳回了ITC对Clear Correct Operating LLC v. ITC一案联席审判的申请，认为337条款中的”articles”不应包含数据资料。虽然联邦巡回上诉法院驳回了联席审判申请，但ITC通过解释337条款扩张其管辖范围的趋势已引起各国关注。
一、引诱侵权被纳入337调查范围——Suprema案
（一）案件背景
337-TA-720号调查申请人Cross Match科技公司享有7203344号等（以下简称“344”号专利）方法专利的专利权，该专利涉及指纹捕捉和处理的特殊方法。韩国Suprema是一家制造生产指纹扫描设备的公司，其生产的指纹设备只有在连接了装有特定软件的计算机时才能正常使用。Suprema公司本身并不生产和提供该软件，但其设备中储存了可供消费者安装的软件开发工具包（以下简称“SDK”）。同时被调查的还有美国经销商Mentalix公司，它将Superma公司的指纹扫描设备进口到美国后利用SDK对扫描仪编程，并将该设备销售至美国各地。Mentalix公司利用该设备进行编程方法组合落入了申请人Cross Match科技公司的344号方法专利权利要求中，因此，2010年5月，Cross Match公司向ITC申请337调查。在调查中，Cross Match科技公司承认涉案的指纹扫描设备本身未侵犯344号专利，也承认该指纹扫描设备除了可以用于侵权外，还有存在其他不侵权的用途。但Cross Match科技公司认为，Mentalix公司利用SDK进行编程的方法直接侵犯了344号方法专利，Suprema公司在明知该设备与SDK结合可能构成对344号专利侵权的情况下，依然向Mentalix公司出口装有SDK的指纹设备，存在引诱Mentalix公司进行直接侵权的意图，构成引诱侵权。之后，ITC行政法官通过分析关税法337条，指出337条（a）（B）（i）项中所定义的“侵权物品”（“articles …that infringe”）包含了在进口后发生直接侵权行为的物品，在本案中，涉案指纹设备虽然在进口时不侵犯他人专利权，在进口后却可能构成对他人权利的侵犯，应当视为337条（a）（B）（i）项中的“侵权物品”，基于此，ITC发布了排除以及停止暨禁止禁令。2011年6月，ITC对行政法官的判决进行了复审，维持了初审判决。
（二）案件进展
Suprema公司和Mentalix公司就ITC的决议向联邦巡回上诉法院提起诉讼，认为关税法中的337条并未规定ITC对引诱侵权行为享有管辖权。2013年，联邦巡回上诉法院的三名合议庭成员作出初审判决，以2:1支持了Suprema公司的诉讼请求，推翻了ITC的裁决。合议庭法官认为ITC无权将337条解读为“因预测到侵权而发布禁止令”。在337调查中，侵权行为必须是发生在进口时。根据侵权规则，引诱侵权应当以直接侵权为前提。由于进口时不存在直接侵权行为，也就不可能在进口时发生引诱侵权，因而，涉案产品不侵犯他人专利，不是可发布有限禁令的对象。此外，O’Malley法官还强调，Mentalix公司是否构成直接侵权、Suprema公司是否具有引诱意图应当由联邦司法系统进行管辖，而非337调查制度。因此，联邦巡回法院撤销了ITC的禁令。Reyna法官对此判决提出了强烈的批评，认为这一判决将会导致大量规避337调查案件的出现以及337调查制度的失灵。首先，进口商会利用这一判决，通过将产品拆分进口的方式来规避进口过程中的调查；其次，由于方法专利本身具有多人实施的特征，只有当每个人实施的步骤组合起来，其实施步骤才能落入到方法专利的权利要求中。因此，即使某一设备在进口时具有某一侵权特征，ITC也难以根据该侵权特征判定该设备侵犯权利人的方法专利。除非在进口时多人同时实施了侵权步骤，否则，ITC将会对所有方法专利侵权束手无策。
Cross Match科技公司不服初审判决，向联邦巡回上诉法院申请了联席审理。2014年5月13日，联邦巡回上诉法院决定启动联席重审程序，并在2015年2月组织双方进行了口头辩论。2015年8月10日，联邦巡回上诉法院联席审判以6：4推翻了联邦法院的初审判决。全体法官参与了此次审理以判定ITC对337条的解释是否正确。联席审判的焦点在于对337条中的“articles that . . . infringe a valid and enforceable United States patent.”的解释。联席法庭引用美国联邦最高法院Chevron规则 来检视关税法337条（a）（B）（i）中“articles that . . . infringe ”的用语是否涵盖进口后用于直接侵害某一方法专利之物品。多数法官认为，美国国会并未就这一争议问题提供明确答复或解释。由于ITC在法律允许的范围内对该条款进行了合理的解释，根据Chevron规则，法院应当尊重ITC的解释。多数法官还认为，从美国知识产权保护的现状来看，美国国会正试图扩大ITC的执法权，ITC也从未放弃将引诱侵权纳入到337调查管辖，并且，在边境贸易中保护美国的国家利益和企业利益本就是ITC的法定职责，因而，多数法官认可了ITC对337条包含对引诱侵权行为规制的解释。撰写不同意见书的O’Malley法官则认为基于Chevron规则将引诱侵权纳入到“侵权”的范围内，就如同打开了潘多拉盒子。他表示337条款中的“infringe”的内涵应当是确定的，无需ITC再对其进行解释，而且从337条的表述中也不能看出国会赋予了ITC在仅发现引诱侵权下就发布有限禁令的权利。根据少数服从多数原则，联邦巡回上诉法院联席审理做出了承认ITC解释的判决，将引诱侵权行为纳入到337调查的管辖之中。但正如O’Malley法官所担忧的，Suprema一案如同打开了ITC任意解释337条款的大门，在Clear Correct Operating LLC v. ITC一案中，ITC又试图对337条中的“articles”做扩张解释，以扩大其行政管辖范围。
二、ITC谋求对数据资料实施管辖—Clear Correct Operating案
2012年，ITC企图将337调查扩大到3D打印产品。被申请人Clear Correct Operating 公司通过数字扫描方式重建病患原齿列分布数字模型，并将该数字模型资料网络传送给巴基斯坦分公司。巴基斯坦分公司进行齿列调整模拟并建构各矫正阶段之病患齿列分布数字模型后，再将此数字模型资料回传给美国公司。Clear Correct Operating 公司依据巴基斯坦分公司发回的资料，利用3D打印方式来建立各矫正阶段的病患齿列分布模型，并据此设计制作供病患配戴之齿列矫正牙箍。美国医疗器械制造商Align Technology公司认为ClearCorrect Operating公司及其巴基斯坦分公司侵害其齿列矫正维持装置建构技术相关方法之多项专利，于2012年向ITC提起337调查申请。ITC行政法官认为相关数字齿列模型的数据资料属于337条中的“侵权物品”（articles），Clear Correct Operating 巴基斯坦分公司在海外实施调整构建数字模型并将其模型资料传送给美国公司的行为违反了关税法第337条。于是，ITC发布有限禁令，禁止巴基斯坦分公司将该数据模型传输至美国国内。2015年11月10日，美国联邦巡回上诉法院合议庭判决推翻了ITC的裁决，认为通过网络传送的数据资料不属于337条中的侵权物品，ITC对数据资料不具有管辖权。美国联邦巡回上诉法院同样援引Chevron规则对此进行判决。合议庭认为，尽管337条并未赋予337条中的物品（articles）以明确的含义，但根据1922年关税法和辞典等参考资料的解释，“articles”应当解释为实体物品。 ITC的解释并不符合Chevron案所确立的判定行政解释是否合法的第一个标准，因此，联邦巡回上诉法院推翻了ITC的裁决。2016年3月31日，联邦法院驳回了ITC的联席审理请求，重申了337调查仅限于实体物品，不延及数据资料。
三、对337调查管辖范围扩张趋势的评价及影响
（一）Superma案的评价及影响
从Suprema案件本身来说，联邦巡回上诉法院的联席判决对美国337调查制度的发展有着极为重要的意义。一方面，ITC通过此案减少了对于方法专利侵权以及引诱侵权调查结果的不确定性，使其今后的执法行为更具有法律依据；另一方面，ITC可以通过对引诱侵权的规制增加被调查人通过向美国出口非实质性侵权产品以规避337调查的难度。但正如异议者所提出的，承认ITC对337调查中对引诱侵权享有管辖权将产生极大的负面影响。首先，根据美国联邦最高法院确定的原则，引诱侵权认定的前提是发生了直接侵权行为。而在进口时，直接侵权行为能否发生尚未可知，故而难以认定进口过程中是否存在引诱侵权行为。在此情况下，ITC发布禁令，明显违背了传统的侵权规则；其次，一旦肯定了337调查对引诱侵权的管辖，海关便担负了判定该产品在今后进口过程中是否具有引诱侵权必要用途的职责。一方面，美国法律未规定海关有权对可能发生引诱侵权的物品进行侵权判定，另一方面，海关本身也不具备判定的能力；再次，承认337调查对引诱侵权的管辖权，意味着在面临引诱侵权的指控时，即使被调查人提供了相应的善意侵权证明，ITC也会根据被调查人具有事后侵权的意图来判定侵权。可见，美国联邦最高法院及国会是否认可ITC的解释尚未可知。因此，虽然Superma一案被部分美国学者夸大为是“337调查的复活，” 并被认为是对地方法院专利审判不力的补救。但337条的规定是否明确，ITC的解释是否合理以及引入引诱侵权之后的制度是否协调，都是美国国会、法院以及ITC今后所应当思考的问题。
（二）Clear Correct案的评价及影响
就337条本身而言，相较于“进口”、“侵权”的认定，“产品”的界定问题是伴随着数字传播技术发展而产生的。1998年，ITC对硬件逻辑仿真系统（包含硬件及软件）发起337调查，从而禁止侵权硬件及软件的进口。 近年来，ITC一直企图通过对“articles”一词进行扩张解释来强化对特定物品的管辖。ITC认为《关税法》1988年修正案意在加强337调查对国内产业的保护，其实质在于使337调查能够对更为广泛的不公平贸易行为进行管辖，因此，有必要对337条中的“articles”进行宽泛界定。美国联邦巡回上诉法院驳回了ITC的联席审判请求，意味着向美国出口的企业可以通过将专利产品转化为数字模型资料传送至美国来避免337调查。实际上，Clear Correct Operating案延缓了ITC对网络服务提供商实行监管的进程。如果Clear Correct Operating案确认了ITC对数据资料享有管辖权，网络服务提供商作为数据资料的实际传送者，很可能会作为帮助侵权人而被申请调查，从而成为337调查的监管对象。此外，由于ITC对数据资料不享有管辖权，对于3D打印技术下数字模型的专利侵权，美国国内的从业者不得不寻求司法途径来获得救济。但随着技术日渐成熟以及ITC在数据资料管辖上的持续努力，国会、联邦最高法院是否会通过扩大“articles”的解释以缓解3D打印技术对国内知识产权的冲击也将会成为关注的焦点。
如果Superma一案最终获得确认，ITC则可对进口时的侵权产品、进口后打算侵权的产品以及那些对进口后侵权行为视而不见的产品发布有限禁令。但从Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.案 可以看出，在方法专利引诱侵权方面，美国联邦最高法院逐步回归传统侵权判定规则。因而，美国联邦最高法院极有可能否决ITC在Superma案中对关税法337条所做的解释。如果美国联邦最高法院不支持ITC的解释，ITC则极有可能通过游说国会修订关税法以帮助扩大其职权范围。而在数字环境方面，虽然美国联邦巡回上诉法院在小组判决中推翻了ITC的裁决并驳回了联席判决的申请，但在337条款的解释方面，美国法院往往是从国家政策入手，结合337条款设立时所要实现的目标进行阐释。易言之，Clear Correct Operating案并不意味着ITC将永远失去对数据资料的管辖权。相反，美国部分学者认为Clear Correct Operating案打开了3D打印时代ITC对网络服务提供商监管的大门，数据资料迟早会成为ITC的监管对象。
四、337调查管辖范围扩张对我国的影响及我国应对
自1986年我国企业首次接受337调查以来，我国企业一直是337调查的主要对象（图1）。2015年，美国共发起337调查35起，比上年同期的39起减少4起，降幅为10.3％。其中，涉华337调查10起，比上年同期的12起减少2起，降幅为16.7％。 从Superma案与Clear Correct Operating案来看，337调查制度面临着新一轮的变革，加大知识产权行政执法力度，保护国内产业已成为美国知识产权制度发展的一大重点。作为下游产品的主要提供者，我国企业即使未提供实质性侵权用途的产品，也可能因引诱侵权而面临337调查。被调查可能性将大大增加。
Superma案与Clear Correct Operating案对企业的创新能力和专利预警能力提出新的要求。337调查扩大执法权对不同类型的企业造成了不同的影响。对于在美国投资建厂的中国企业而言，将不能通过拆分产品，利用从美国境外进口非侵权部件的方式来节约成本。但同时，这些企业又可以充分利用337调查对引诱侵权的管辖，禁止他人向美国出口非实质侵权用途的产品，以预防这些产品在美国境内与其他产品结合侵犯企业利益。而对于将产品出口至美国的国内企业而言，在向美国出口产品或零部件时必须对进口商的资质进行严密审查，以防对方以侵权为目的进口我国企业的非实质侵权产品，造成我国企业产品因违反关税法337条而被禁止进入美国市场，损害企业及行业利益。科技进步和创新是战略性新兴产业发展的源泉，也是避免遭遇 337 调查的根本。对于我国企业而言，提高知识产权创造、运用、保护和管理的能力是应对337调查的根本。除此之外，我国企业还应当注意以下几方面：
（一）完善337专利预警机制，增加对美国进口商的分析
企业专利预警是指企业通过收集、整理和分析判断与本企业主要产品和技术相关的技术领域的专利和非专利文献信息、国内外市场信息和其他信息，对可能发生的重大专利纠纷和可能产生的危害程度等情况向企业决策层发出警报。一方面，我国政府可以通过构建行业专利预警体系，鼓励咨询服务机构加大对专利预警机制研究，为中小企业专利预警提供支持；另一方面，我国企业在专利预警中还应当加入分析美国进口合作商的专利背景及技术特征等内容，防止进口商利用企业产品实施专利侵权行为，从而影响产品出口。
（二）避免出现“明知”、“应知”的情况
“明知”和“应知”是判断是否引诱侵权的主观方面。为了避免存在引诱他人侵权之嫌，企业产品出口应当提高自身的注意能力。一方面，当进口商的侵权意图明显时，国内企业应当避免向其出口可用于制造侵权产品的部件，以免造成产品无法进入美国市场；另一方面，在出口非实质性侵权用途的部件时，应当避免在产品说明中出现其能够用于某一项专利产品的制造或产品中载有其他非实质性侵权部件，以免被认定为有引诱他人的意图。
（三）充分利用337调查管辖范围的扩张趋势
对于在美投资建厂的企业而言，可以充分利用337调查管辖范围的扩张趋势，通过发起337调查，节约诉讼成本。相较于联邦司法程序，337调查具有程序快捷、适用标准低、惩罚措施严厉等特点。加之联邦巡回上诉法院肯定了ITC对引诱侵权享有管辖权，我国企业不妨利用这一特点，对于存在引诱侵权意图的产品发起337调查，禁止他人向美国出口非实质性侵权用途的产品。除此之外，我国企业还可以利用3D打印技术来规避337调查。
在政府层面，我国政府可通过关注337调查的最新发展，利用已建立的国际贸易规则限制美国国会、联邦最高法院以及ITC对337条的扩张解释，以保证进出口贸易中我国企业的利益。根据Trips第41条，成员国有义务对侵犯本协议规定的侵犯知识产权的任何行为采取制止措施，包括制止侵权的法律救济和防止进一步侵权的法律救济，但同时，该条强调，这种制止措施不能造成对合法贸易的障碍。从Superma案的判决上看，ITC职权的扩张明显阻碍了成员国间的合法贸易。因此，一旦我国企业因存在引诱侵权行为遭受337调查，我国政府应立即将此案提交WTO争端解决机制，联合其他有利害关系的成员国，限制美国对337条的扩张解释，维护国际贸易秩序。（中南财经政法大学知识产权研究中心 鲁甜供稿，詹映审校）
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【注释】
1 Joshua D. Furman，Reports of Section 337’s Death Have Been Greatly Exaggerated: The ITC’s Importance in an Evolving Patent Enforcement Environment[J].2014-2015 （23）：427-450.
2 木信也，《。 ITC337 条調査における特許実務上の主要論点とその対策の考察》，《知財ジャーナル》 2015，第99页。
3 Chevron规则源自于Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.,一案。该案判决确立美国法院对行政机关行为审查的司法标准。根据Chevron案，法院审查行政机关对其执行的行政法规解释是否得当时，应当考虑以下两个方面：（1）国会是否对该问题做了直接、明确的规定；（2）如果法律对某一特定问题的解释是模糊的，行政机关对该问题的解释又是法律所允许的，那么法院就应当尊重行政机关的解释。参见Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 （1984）。
4 在本案中，联邦巡回上诉法院甚至援引了Harmonized Tariff Schedule（《商品名称及编码协调制度》，简称“HTS”）中对“article”的解释。联邦巡回上诉法院认为，在HTS中，“article”的解释仅限于有形物品，所列举的例子也均是有形物品。
5 Joshua D. Furman，Reports of Section 337’s Death Have Been Greatly Exaggerated: The ITC’s Importance in an Evolving Patent Enforcement Environment[J].2014-2015 （23）：427-450.
6 Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof,. Associated Software, and Products Containing the Same,. Inv. No. 337-TA-720.
7 Akamai Tech., Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 2009-1372, -1380, -1416, -1417, 2015 U.S. App. LEXIS 14175 （Fed. Cir. Aug. 13, 2015） .
8 Darlene Tzou，Liability of Internet Service Providers under Section 337: Why Digital Model will Open the Door for ISP Liability on Imports that Infringe A U.S. Patent, 56 IDEA[J]，2016（56）： 163,209.此外，在1998年的Hardware一案中，ITC就曾经将337条款中的“article”解释为附着在硬盘上的电子信息。
9 常雁，中国贸易救济[J].2016（2）：17-20。
