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做好专利“功课”吸引投资者
发布时间:2017/12/22 15:10:47来源:中国知识产权报/国家知识产权战略网分享到

  美国是全球最大的药物与生物技术市场之一,因此对于许多国内药企而言,将其技术推广到美国市场是非常重要的发展目标。当然,企业进军美国市场的方式有很多,其中很好的一个策略是寻求熟悉美国法规与市场投资者的协助。投资者可提供资金、技术以及策略上的帮助,或直接收购技术或整个企业,再把技术带到美国市场进行拓展。

  笔者认为,从投资者的立场来看,是否投资一家中国企业或收购其技术,其重点考虑的因素之一是被投资者的专利布局质量。唯有拥有较为完善的美国专利布局,技术持有者(无论是投资者或被投资者)才能安心地在美国境内开发、使用或销售应用了此技术的产品与服务。作为美国执业律师,笔者通过介绍关于美国专利法的相关要点,希望为相关企业提供参考和借鉴,以增强投资者进行投资的意愿。

  专利的权利要完整

  美国专利是属于发明人的,除非每一位发明人各自签约,将其专利权转让给公司,公司不会拥有完整的专利权。在进行专利诉讼时,完整的专利权非常重要。若公司不拥有完整的专利权,侵权者可以向拥有部分专利权的发明人(或从发明人那里取得该部分专利权的第三者)取得专利权或取得专利许可。若侵权者拥有部分专利权或专利许可,则只拥有部分专利权的原告公司就无法成功进行专利侵权诉讼。因此,在进行尽职调查时,投资者势必会确认被投资者是否拥有完整的专利权。

  要取得完整的专利权,不是要求发明人签订一份专利权转让合同那么简单,合同的用词也非常重要,因为某些词汇在美国专利法下有特殊的意义。例如,在2011年美国联邦最高法院Stanford v. Roche一案中,一位发明人在任职于斯坦福大学时,与该校签订了专利转让合同。在合同中,该发明人“同意转让(agree to assign)”其专利权。在任期间,他又与Roche公司旗下子公司合作,该子公司要求他签订了另一份专利转让合同。根据该合同,他“在当下转让(do hereby assign)”其专利权。

  数年后,斯坦福大学控告Roche公司专利侵权。Roche公司辩称因为其子公司和发明人签署过转让合同,其拥有部分专利权,故其行为不构成侵权。最终,法院判定因为发明人已经转让了其专利权给Roche子公司,斯坦福大学并未获得任何此发明人的专利权。虽然发明人与斯坦福大学签约时间较早,但当发明人与斯坦福大学签约时,发明人尚未将其具体的专利权利转让给斯坦福大学(因为合同中只是表示发明人将来会“同意转让”其权利)。随后,在发明人与Roche子公司签约时,发明人将其权利转让给子公司(因为合同中明确表示发明人“在当下转让”其权利),斯坦福大学因此败诉。可见,合同中的措辞用语非常重要。

  发明人清单应正确

  在学术期刊发表研究成果时,研究人员常在文章署名中列入多位作者。许多对于研究只有些许贡献的人士都会挂名。然而,若以同样的方式列举发明人,则很有可能对于专利的有效性造成致命伤。

  根据美国专利法的相关规定,只有对专利权利要求进行构思的人才能被列为发明人。只是根据构思者的指示开展工作的人,或只是管理构思者的上司,都不能列为发明人。在进行专利诉讼时,侵权者可以以发明人清单不正确为由,主张专利无效。

  再者,若专利文件中列举了不正确的发明人,其可能遭受到上述专利权不完整的风险。例如,若专利文件将非发明人列为发明人,且该人士没有与公司签订专利转让合同,被侵权者可辩称公司没有完整的专利权,即使公司可以在诉讼中证明该人士并非发明人且无专利权可以转让。因此,企业在提交专利申请时应列举正确的发明人,以避免日后无谓的纷争。

  提交的文件要全面

  美国专利商标局要求申请人在提交专利申请时,向其提交与该专利申请相关的每一位人士(each individual associated with the filing and prosecution)所知悉的可专利性的重要资讯(all information known to be material to patentability),例如先前技术文献等。该规定非常重要。若申请人因各种理由,如担心专利申请无法获得授权,而不提交此类文献,即使获得了专利授权,将来的竞争对手仍可能以“不公平行为”为由,抗辩专利权无法行使。不仅如此,“不公平行为”影响的不只是专利中的单一权利要求,其将影响整件专利,甚至是从此专利衍伸出的分案以及延续案的相关专利。

  以上列举的要点只是投资者在进行尽职调查时常常会注意的部分内容。投资的标的额越大,尽职调查会越详尽。笔者建议,相关企业在与投资者协商之前,应事先设想好投资者会着重调查的要点,并将专利组合梳理至最佳状态,以吸引投资者的目光。(苏瑛泰 封 丽)

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