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巧用PPH加快美国专利审查
发布时间:2018/6/4 14:24:23来源:中国知识产权报/国家知识产权战略网分享到

  专利审查高速路(PPH)是指,当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被认为可授权时,可以此为基础向后续申请的受理局提出加快审查请求。专利审查高速路具有加快审批、节省费用和授权率高三大特点。

  中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011年12月1日启动中美专利审查高速路试点,试点为期1年。2012年12月1日,两局共同决定延长试点期,试点于2013年11月30日中止。之后,中美两局共同决定,从2013年12月1日起,中美PPH试点将无限期延长,在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外,欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于2014年1月6日启动五局(IP5)PPH试点,为期3年,至2017年1月5日中止。之后五局共同决定,IP5 PPH试点将自2017年1月6日起延长3年。

  近年来,越来越多的中国企业致力于在美国提交专利申请。根据美国商业专利数据库发布的报告显示,2017年,中国申请人共计获得1.1241万件美国专利,相比2016年同期上涨了28%。中国首度成为全世界获得美国专利最多的五大国之一,仅次于美国、日本、韩国和德国。

  实践中,大量中国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交美国专利申请,通常具有中国在先申请的优先权。近年来,中国的专利审查速度不断提高,很多情况下,在PCT国际专利申请进入美国国家阶段开始审查前,中国在先的优先权申请已经获得授权。中国申请人如果能够利用好PPH这一途径,将在一定程度上加快美国专利申请的审批速度,提高授权率,节省经济成本。

  PPH请求条件

  在美国专利商标局提出PPH请求的条件之一,是在先申请与美国专利申请具有相同的最早申请日或优先权日。目前,中国申请人提交美国专利申请最常用的是通过《专利合作条约》(PCT)途径,其PCT国际专利申请通常具有中国在先申请的优先权。在这种情况下,如果在后的美国专利申请开始审查前,在先的中国优先权申请已经获得中国国家知识产权局的授权,则可以据此在美国专利商标局提出PPH请求。此外,直接通过《保护工业产权巴黎公约》途径进入美国的专利申请,如果其优先权在中国已经获得授权,当然也可以在美国专利商标局提出PPH请求。

  向美国专利商标局提出PPH请求的另外一项实质性要求是,美国专利申请的权利要求与在先申请获得授权的权利要求应充分对应(sufficiently correspond)。“充分对应”一般是指美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求有着同样或相似的范围,或者更小的范围。在实际操作中,最简单直接的方式莫过于将美国专利申请的权利要求修改为与中国授权的在先申请的权利要求相一致。然而,需要注意的是,中国授权的权利要求中可能存在多项从属权利要求和用途权利要求,由于美国专利申请对于多项从属权利要求将会征收附加费,所以在美国专利申请中一般会避免多项从属权利要求。另外,在美国,治疗方法属于专利保护的客体,企业可以考虑将在中国获得授权的“瑞士型用途权利要求”修改为治疗方法权利要求,作为PPH请求的基础。

  在美国专利商标局提出PPH请求的另外一项要求是,申请人必须通过电子申请的方式提交,即通过美国的EFS-Web系统提交,这项工作可交由美国专利律师进行操作。

  PPH请求时机

  在美国专利商标局提出PPH请求的时机是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以中国申请人应尽早提出PPH请求。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(Restriction Requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,中国申请人仍然可以提出PPH请求。

  另外,与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以,一旦在先申请获得授权,中国申请人即可考虑迅速提交美国PPH请求。

  PPH实际操作

  实际操作过程中,申请人在美国专利商标局提出PPH请求时需要准备以下文件。

  1.PPH请求表

  该请求表通常可由美国专利律师准备。申请人除了应当填写该表格中在先申请的申请号、在先申请与美国申请的共同最早优先权日/申请日等重要信息外,还要详细说明美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求的对应关系。

  2.在先申请历次审查意见通知书及译文和在先申请引用的参考文献

  申请人在美国专利商标局提出PPH请求时,需要提交在先申请的历次审查意见通知书。如果是基于中国已授权的在先申请提出PPH请求,申请人还要提交历次通知书的译文。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,译文可以采用机器翻译,这样能够为申请人节省一大笔翻译费用。当然,如果美国审查员认为机器翻译质量不高,会要求申请人提供人工翻译。关于在先申请引用的参考文献,其要求类似于美国IDS(信息公开声明文件),对于非英文文献,一般无需提供全文翻译,但要求提供与权利要求相关的内容的解释。

  以上是在美国专利商标局提出PPH请求的条件、时机和需要准备的文件。笔者认为,利用好专利审查高速路,能够减少通知书次数,大大提高专利审查效率,缩短授权的时间,从而为申请人节省数量不菲的国外律师代理费。同时,中国申请人和代理人掌握了美国PPH请求的条件和所需文件的要求,有利于其独立进行PPH请求相关操作,进一步为申请人节省在国外提交专利申请的成本。(李程达)

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