Rothschild教授独步江湖 全球LED企业纷纷落马
发布时间:2010/5/19来源:互联网分享到

【案情简介】
一、“337调查”的发起
2008年2月20日,美国哥伦比亚大学退休教授Rothschild以专利侵权为由,向ITC提起“337调查”申请(案卷号为337-TA-640),要求对包括6家中国公司在内的全球34家公司发起“337调查”,禁止其向美国进口LED产品。其中包括日本11家公司,中国台湾8家公司,中国内地6家公司,韩国3家公司,美国2家公司,新加坡、芬兰、马来西亚和瑞典各1家公司。我国内地有6家公司分别为:深圳市渊明电子有限公司(原名深圳洲磊)、广州市鸿利光电子有限公司、深圳佳光电子有限公司、深圳超毅光电子有限公司、深圳凯信光电有限公司、深圳市雅佳誉电子有限公司,被申请的这6家中国公司均是LED下游企业。
Rothschild女士自1952年到1960年在Sylvania Research Laboratories就职、1960年到1985年在Philips Laboratories工作,之后回到哥伦比亚大学教书。早在2005年,针对LED巨头,如日本的丰田合成和日亚化学、美国的Cree公司、德国的欧司朗和飞利浦等,Rothschild就该专利已在美国提起多次专利诉讼。之后,申请人又逐步追加被申请人。根据ITC公布的信息,最终确定的被调查公司有40家,具体包括:中国台湾公司11家,日本公司11家,中国内地公司9家,韩国公司3家,美国公司2家,新加坡、芬兰、马来西亚和瑞典公司各1家。具体如表2-3-1所示。表2-3-1  LED“337调查”涉案企业列表国家和地区       企业名称中国内地       深圳市渊明电子有限公司(原名深圳洲磊)、广州市鸿利光电子有限公司、深圳佳光电子有限公司、深圳超毅光电子有限公司、大连路美芯片科技有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、江苏丹阳光明光电有限公司、深圳市国冶星光电子有限公司、佛山市国星光电科技有限公司 中国台湾       Bacol Optoelectronic Co. Ltd., Taiwan;Everlight Electronics Co., Ltd., Taiwan;Harvatek International Inc., Taiwan;LiteOn Technology, Taiwan;Opto Tech Corporation, Taiwan;Yellow Stone Corporation, Taiwan;Huga Optotech Inc., Taiwan;Unilight Touchtek Corp., Taiwan;Unity Opto Technology Co., Ltd., Taiwan;Arima Optoelectronics Corp., Taiwan;Formosa Epitaxy Inc., Taiwan日本       Sanyo Electric Co.,Ltd.,Japan;Citizen Electronics Co., Ltd., Japan;Hitachi, Ltd., Japan;Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japan;Pioneer Corporation, Japan;Rohm Co., Ltd., Japan;Sharp Corporation, Japan;Shinano Kenshi Co., Ltd., Japan;Sony Corporation, Japan;Stanley Electric Co., Ltd., Japan;Toshiba Corporation, Japan韩国       Samsung Group, Korea;LG Electronics, Korea;Seoul Semiconductor Co., Ltd., Korea 美国       Motorola, Inc., Schaumburg, IL;Vishay Intertechnology, Inc., Malvern, PA新加坡       Avago Technologies, Singapore芬兰       Nokia Finland马来西亚       Dominant Semiconductor Sdn. Bhd., Malaysia瑞典       Sony Ericsson Mobile Communications AB,Sweden
该LED案涉及出口金额超过1亿美元,如果败诉,ITC最终对我国产品签发普遍排除令,则在原告专利有效期内,我国企业生产和使用这项专利技术所制成的芯片、封装和应用的所有产品将被全面禁止向美出口,还可能会影响对欧洲、南美等地的产品出口。这样,我国企业将会失去数百亿美元的国际LED产品市场,因此这是涉及LED全行业生存的大事。
二、涉案专利和技术
1. US5252499号专利情况
US5252499号专利是关于半导体材料及其制造方法的发明,其发明名称为“具有低双极电阻率的宽带隙半导体及其制造方法”(主要针对IIVI族化合半导体),1993年10月12日获得授权。该专利共有22项权利要求,其中有3项独立权利要求(即权利要求1、10、22)和第19项附属权利要求。根据美国专利法修改前的规定,保护期限为授权日起算17年,该专利2010年9月到期。
2. 涉及的权利要求
Rothschild女士指控我国公司出口产品对其方法专利构成侵权,并主张5252449号专利中的第10项独立权利要求及第12、第13、第16从属权利要求。表2-3-2为US5252499号专利独立权利要求10及其附属权利要求的具体内容。表2-3-2  美国专利号为5252499的权利要求书摘要(中英文)
权利要求书摘要(英文)       权利要求书摘要(中文)10. A method of forming a low resistivity semiconductor from a wide band-gap semiconductor substrate that has a tendency to become compensated when it is doped, compri sing selectively doping the semiconductor substrate with an effective amount of dopant to induce acceptable conductivity, together with an effective amount of atomic h·rogen to act as a compensator and block unacceptably high occurrences of other compensators, then removing an effective amount of the added h·rogen to reduce the resistivity of the semiconductor, the h·rogen removed under conditions to limit other movement within the semiconductor.        10.一种在宽能隙半导体材料衬底上形成具有低阻抗属性半导体的方法,这种宽能隙半导体材料在加入掺杂剂时有发生补偿的趋势,包括:有选择地在半导体衬底上加入一定数量的有效掺杂剂以产生足够的导电率,同时加入一定数量的有效原子氢作为补偿物并阻止其他类型的补偿大规模产生;然后去除上一步骤加入的有效数量的原子氢以降低半导体的阻抗,氢元素的去处是限制其他元素成分移动的条件下进行。12.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 10, wherein the h·rogen is removed by heating the semiconductor to an effective temperature for inducing h·rogen movement while the remainder of the semiconductor remains acceptably stable.        12.如权利要求10所述的形成低阻抗半导体的方法,其中,通过将半导体加热到有效温度引起氢元素移动的方法去除氢元素,此过程中要保持半导体的其他元素成分处于相对稳定状态。续表权利要求书摘要(英文)       权利要求书摘要(中文)13.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 12, wherein the heating for the removal of h·rogen is carried out in vacuo.        13.如权利要求12所述的形成低阻抗半导体方法,其中,通过将半导体加热去除氢元素过程在真空中进行。16.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 10,wherein the sample is heated in a non-h·rogen ambient, for removal of h·rogen.        16.如权利要求10所述的形成低阻抗半导体的方法,其中,通过在无氢环境中加热样本的方法去除氢元素。
三、“337调查”进程
2008年5月27日,Sony公司、三洋电机、洲磊与鸿利光4家消费者电子产品领导厂商已同意向Rothschild教授取得用于蓝光DVD播放机、手机、数码相机等装置的半导体技术专利权。同时,韩国首尔半导体、飞利浦、欧司朗、丰田、Cree和日亚(Nichia)全球5大LED企业就涉案专利也陆续与原告达成和解。
外国被申请企业与申请人达成和解,给我国企业继续应诉带来很大压力。一方面,我国企业面临孤军奋战的尴尬局面;另一方面,高昂的诉讼费用也困扰着我国应诉企业。截至2008年8月中旬,中方两个企业与申请人就和解协议达成一致。鸿利光电成为中国惟一取得美国授权的LED封装企业,洲磊电子获得一项应用授权。和解协议同意中国企业继续对美出口涉案的LED产品,中国企业对原告进行赔偿。
根据美国ITC公布的信息显示,此案将于2010年1月28日最终结案,侵权的最终裁决于2009年9月28日确定。
2009年4月6日,Rothschild再次向ITC申请发起“337调查”(案卷号为337-TA-674),调查对象包括中国台湾5家企业和中国内地1家企业(即厦门三安光电股份有限公司)。Rothschild女士在其专利有效期即将结束之时频频申请发起“337调查”,而且其所针对企业从2008年8月第二轮开始到目前几乎都是我国台湾和内地的企业,这不得不引起我们的注意。由于近几年我国大陆和台湾地区LED的产业优势和迅猛发展给竞争者带来的巨大的市场竞争压力,这是导致针对我国的LED频频发起“337调查”的根本原因。
【案例评析】
该“337调查”案名为专利侵权,实为LED产业利益的博弈。近年来,世界LED产业发展迅猛,产品大量进口美国市场,触动了美国LED企业的既得利益。中国国产LED在北京奥运会开幕式上的精彩表现,更是让业界同行刮目相看。市场利益的争夺,是“337调查”发起的根本原因。
一、公民也可以申请发起“337调查”
该LED案调查案与其他“337调查”案的不同之处,最明显的是其他“337调查”申请人大多来自企业,而本案申请人是一位80多岁坐在轮椅上的退休教授。据《IT时代周刊》报道,在Rothschild背后的是美国的相关利益集团,为他们服务的美国律师团没有收取Rothschild的任何诉讼费用,而是协议在获得赔偿后,按一定比例分成。徐军.美国“337调查”再次“吸髓”我国LED企业\[N\].IT时代周刊,2008-10-20(19):56. 更为严重的是,LED案可能会造成连锁反应,引发更多个人申请发起“337调查”案。企业可以支持或委托个人申请发起“337调查”案,打击竞争对手,这样的好处是不会给企业带来负面评价,不容易引起竞争对手的注意。某些享有专利权的个人,也可能利用“337调查”的优势,恶意起诉国外企业,大发不义之财。一个美国公民就可以挑战世界LED产业,并成功迫使LG电子、摩托罗拉、诺基亚、三星、索尼、东芝等绝大多数企业缴纳了专利许可费或签署指定采购的和解条件,让我们再次看到了“337调查”的威力。
二、受诉企业难于应付
ITC是美国联邦法院和行政系统之外的独立的准司法机构,主要依据“337条款”进行调查。“337调查”申请门槛低但制裁措施严厉,相对于反倾销调查,耗时更短,应诉费用更高昂。应诉方须在有限时间内准备生产经营的所有材料,而且应诉动辄数百万美元的律师费用也让中小企业尤其是我国刚刚发展起来的LED企业难以应对。而对于原告,即使败诉也没有赔款约束,这是美国“337调查”案件逐渐增多一个重要原因。
我国企业在面临“337调查”时的漠然更值得我们反思。我国涉案的10家企业中,只有鸿利光和洲磊两家公司积极应诉,其他企业则放弃应诉。没有涉案的企业则大多漠不关心,忽视了一旦败诉带给整个产业的被动局面。当CSA联盟为应诉“337调查”筹集资金时,只有两家企业提供了实质性帮助。这样又增加了受诉企业的压力。
三、采取各种办法,积极应对
在此次LED调查中,我国的鸿利光和洲磊两家公司联合应诉,同时积极采取措施,联合国外涉诉企业,在政府和行业协会的共同努力下,最终达成和解,其经验值得我们学习。应诉过程中洲磊公司与对方律师进行证实并谈判收到的和解条件是洲磊只需付1 000美元,对方便撤诉。据悉,“337调查”的费用一般在几百万美金,这比和解的费用要高出很多倍,而洲磊却选择花大价钱来应诉。对此,洲磊有关负责人解释道:“和解后,我们只能购买他们指定的几家供应商的产品,也就相当于瘫痪了。一旦败诉,对方可以进一步利用普遍排除令限制我国整个LED行业的所有企业对美出口。通过应诉不仅可以增强企业的竞争力和今后应对此类事件的处理能力,更重要的是为行业乃至国内其他产业积累经验,为以后类似事件提供借鉴。”
“337调查”高昂的律师费阻碍外国厂商应诉,从而迫使外国厂商放弃美国市场。数十万乃至数百万美元的律师费对刚刚发展起来中小企业来说确实是个沉重的负担,但如果被诉企业包括外国企业,则可通过联合应诉的方式将减少个别企业的应诉成本,同时争取同盟,群策群力可以把困难分解,把对手的力量分解。
另外,企业还可以在自身之外寻求支持。一方面是行业协会的支持,企业可以通过努力促使行业协会进行行业的核心技术和海外市场知识产权调研,建立行业预警机制,建立应诉费用分摊机制。另一方面是谋求政府支持,例如,促使政府出台有利于应诉美国“337调查”的政策,积极参与出口争议的国际协调。
四、我国企业的知识产权维权意识尚待提高
面对全球化经济带来的挑战,对于国内LED厂商如何应对国外以知识产权保护为主要手段的非贸易壁垒?有关人士指出,国外所提出的知识产权诉讼实际上有很强的针对性、策略性和目的性,尽管以个别专利持有人或个别企业为对象,其本质在多数情况下是针对我国整个产业的,是国家之间贸易摩擦的表现形式。
本案给我们以重要的警示:行业要国际化发展,必须了解和掌握国际化的游戏规则,提高防范意识。“当产业的发展开始走向国际化的时候,知识产权问题就不可避免了。在走向国际市场的同时,我们既要从知识产权方面加强工作,也要有针对性地了解目标市场区域相关的非关税贸易壁垒的情况,制定积极的风险防范措施。从产业发展战略来说,LED产业必须重视长期的知识产权发展战略,企业要提升知识产权保护意识。在发展中,可能还会有许多非关税贸易壁垒方面的纠纷或阻力,如产品技术规范、标准化。在中国加入WTO后,我们这方面的准备从企业来说还很不足。”朱秀岩,高文蕊.再遇337风暴——中国LED行业应对ITC调查\[J\].现代显示,2008,6(6):9.
最好的防守就是进攻,而进攻的前提是自己拥有更多核心知识产权。我国LED企业只有加强自主创新,加强知识产权的战略规划和市场运营,才能够在市场竞争中立于不败之地。当前中国半导体产业产业大而不强,核心竞争力仍有待于进一步提升。对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,提高未来取得专利授权时的谈判能力,逐步通过研发突破核心专利,不断扩大我国在欧洲尤其是美国的专利拥有量。同时,有关专家建议LED行业应该建立“专利池”,从而共同应对和降低外来威胁,这或许是一个长远之策。“专利池”是许多公司专利的集合,其作为一个组织整体对外。只要其中一个公司具有某项专利,即代表组织拥有。进入“专利池”的公司可以使用“池”中的全部专利从事研究和商业活动,而不需要就每个专利寻求单独的许可,“池”中的公司彼此间也不需互相支付许可费。CSA联盟正在努力推动此项计划。

■ 撰稿人/李继英  北京大学知识产权学院
黄贤涛  北京大学知识产权学院

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