美国世孚“337调查”发难 宁波贝发爱拼才会赢——中国制笔企业应诉标记笔“337调查”案启示
发布时间:2010/5/19来源:互联网分享到
【案情简介】
一、当事人简介
1. 美国文具行业巨头,“派克”之所出——Sanford(以下简称世孚公司)
世孚公司是美国著名文具生产商,旗下拥有包括“Sharpie”、“DYMO”、“mimio”,“Parker”等10余款家喻户晓的品牌,主要从事笔类产品的研发、生产和销售,是世界书写工具行业中高端产品的“巨头”。
2. 中国浙江制笔翘楚——贝发集团股份有限公司
贝发集团有限公司始创于1994年,是国内文具领军企业,从事以笔类为主的文具用品的研发、生产、销售及国际商贸服务,年产能居全球前3强,年营业收入全球前10强,规模、产值、出口额、全球市场占有率连续10余年稳居国内第1位。
贝发集团90%以上的产品销往北美、欧洲、拉美、亚洲、中东和非洲等150多个国家和地区,并与多家“世界500强企业”建立了战略贸易关系,形成了全球化、多业态互动的营销网络,成为海外多个国家消费者识别率最高的中国笔类品牌。
二、涉案标记笔商业外观
在研发“Sharpie”标记笔时,世孚公司设计并创造了标记笔的全部外观,这种设计于1964年第一次在市场上出现。独特且认知度极高的“Sharpie”细头标记笔(fine point marker)在设计上一直使用与众不同的灰色雪茄型的笔杆,与笔管颜色不同但与笔中颜料相同的圆锥形塑料笔帽,笔帽与笔杆比例约为1∶2。这些元素共同构成了世孚公司受保护的商业外观(Sanfords Protected Trade Dress)。图2-9-1  “Sharpie”牌细头标记笔受保护的商业外观    由于这一设计已使用数十年,消费者已经形成了具有这种外观的笔是高品质笔的观念。同时,世孚公司通过大量的商业广告宣传和赞助商业营销策略,使得这种外观设计业早已深入人心。为保证消费者习惯的延续性,世孚公司在数十年中基本未改变过该笔的外观设计。
被诉方贝发集团有限公司生产或销售了名为“Mainstays”和“Evermark”两款标记笔,被诉侵害世孚公司的受保护商业外观(具体外观如下图所示)。
图2-9-2  贝发生产的Mainstays和Evermark两款标记笔注:如图示,贝发记号笔使用灰色笔杆,与墨水颜色相同的笔帽,笔帽与笔杆的长度比例接近1∶2,以上与世孚公司受保护商业外观有相近之处。世孚公司声称这可能造成消费者混淆。三、案情始末
近年来,中国制笔业迅猛发展,主要分布于浙江、上海和广东的制笔商以其质优价廉的产品,迅速地占领了国际市场。以贝发公司生产的标记笔为代表的中国制笔,产品质量被美国消费者认可,而价格又具有明显竞争力,据贝发掌握的情况,世孚公司指控贝发侵犯其“商业外观权”的贝发牌记号笔在沃尔玛上柜仅2个月,其销量就是世孚公司的同类产品“Sharpie”牌记号笔的7倍。被抢占市场的世孚公司于是利用贸易壁垒发难,以阻挠低成本产品扩张,同时削弱对手价格优势。
2004年7月20日,美国世孚公司提请美国国际贸易委员会(ITC)对来自包括4家中国公司(浙江省慈溪市亨宝制笔厂、慈溪长江制笔厂、丽水莱克制笔有限公司、宁波贝发集团有限公司)在内的全球共12家公司的标记笔启动“337调查”,世孚称上述公司出口和销售至美国的标记笔侵犯了该公司的注册商标及商业外观。此案中,申请人请求ITC签发永久排除令和禁止令。如果指控成立,ITC将不问来源地永久禁止所有侵犯其权利的标记笔对美国出口和在美国销售。\[EB/OL\].\[2009-11-20\]http://2005.nbfet.gov.cn/wmglc/detail.php?id=388.
申请人世孚公司诉称:依据“337条款”,被申请的标记笔生产商的行为违反了美国法典第19卷第1337条(a)(1)(C)规定,侵犯了世孚公司注册商标“SHARPIE”。此外,被申请人行为符合美国法典第19卷第1337条(a)(1)(A)所称“不正当方法竞争”,因其所生产的标记笔侵犯了世孚公司具有显著特点的灰色雪茄状笔杆商业外观,对世孚公司产品在美国的销售具有造成潜在损害或损害危险的可能。
其中,针对贝发公司特别申诉内容如下:
被申请人(贝发公司)生产的永久标记笔外观系“雪茄”形状,其构成包括灰色笔杆以及渐细的笔帽,笔帽与笔杆按1∶2设计。其生产的该款标记笔与世孚公司受保护的标记笔商业外观相似,可能导致消费者混淆。
2004年8月24日,ITC正式就此项指控立案并展开调查。
贝发公司在获知此事后,考虑到若不应诉,等于默认侵犯对方专利,不仅会使贝发标记笔和同类的中国产品退出美国市场,也会影响到贝发各类产品在美国的形象和销售,损失很大,因此决定应诉。
2004年8月底,贝发公司委托美国Miller & Chevalier Chartered LLP律师事务所,在12家被诉企业中率先积极应诉。贝发公司针对ITC和世孚公司提出的数百个涉案质询问题,按时给予详细答复,并提供了充分的证据材料和样品,要求世孚公司指认具体问题产品。同时,充分运用被诉公司的权利,向对方提出了数百个问题的质询,使对方不得不主动向贝发公司提出延期回答贝发公司的质询要求。
2004年1月1日,世孚公司正式书面回复贝发公司,确认了涉案产品的4个具体型号,将本案所可能产生的影响限定在占贝发公司总出口额不到1%的范围内。至此,贝发的大量型号产品被排除在调查范围外,取得了诉讼的第一个胜利。同时,贝发将世孚生产的雪茄型标记笔与贝发生产的宝塔形标记笔进行全面比较,并取得了ITC行政法官的充分理解。随后,世孚公司向贝发公司提出了庭外和解的要求。
2004年11月29日,贝发公司负责人专程赴美,与世孚公司高层开始和解谈判,世孚公司最终同意贝发公司可以在不改变所有涉案产品外形、尺寸的前提下,继续在包括美国在内的世界范围内销售自己的产品。而为了表示和解的诚意,贝发方面也主动提出改变部分标记笔的笔杆颜色,使之与世孚公司的标记笔的笔杆颜色区别更加突出。\[EB/OL\].\[2009-11-20\].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2007-07/31/content-10726514.htm.
2005年2月24日,世孚公司正式申请撤回对贝发集团的指控,美国国际贸易委员会于3月13日同意该撤回指控请求。经过半年多的较量,该“337调查”案最终以两制笔巨头庭外和解结案,且双方均未上诉(本案裁决结果参见表2-9-1)。表2-9-1  标记笔“337调查”裁决结果简表
初裁内容       同意世孚公司与贝发集团提出的基于和解协议而终止调查的联合动议;认定其他国内被诉方缺席终裁内容       对被申请方Mon Ami发布普遍排除令和禁止令,禁止冒用“Sharpie”商标或世孚公司受保护的产品外观或者使用与之十分相似的、足以使人对其原料、产地和制造商产生误解的墨水标记笔及其包装的进口上诉       无【案例评析】
“中国制笔业知识产权第一案”拨云见日,贝发集团保住了来之不易的美国市场。从中,我们能得到什么启示呢?
一、强化知识产权意识,应对“高端”打击手段
从昔日应对价格战的“反倾销”措施,到如今越来越多应对质量战的“337调查”,国际市场风云变幻,国内企业被频频推上被告席。这一客观形势,要求国内企业强化知识产权意识,以抵抗一波又一波的攻击。
本案中,贝发公司赢了官司,保住了市场,出口美国市场同比增长12%,却并未放弃自我检讨。“如果当时我们申报了专利,对手就无空子可钻,完全可以避免这场官司。”这次“337调查”案结束后,贝发公司出台了新规定:凡研制出新产品后的7天之内,必须申请专利。现在,贝发平均每3天申报一项专利。
与此同时,贝发公司积极提高研发能力,强化自主知识产权,内设上百人的科研团队,外与欧洲的国际著名设计公司合作。研发经费占到销售额的5%以上。目前,贝发制笔工程技术中心已成功开发400多项新产品。“有了知识产权的法宝,我们不仅不会惹上侵权官司,还能防止别人侵权。” 从被别人告侵权,到告别人侵权,这一转变,标志贝发在国际市场有了自己的立足之地。\[EB/OL\].[2009-10-15].http://info.office.hc360.com/2005/08/09141017644.shtml.
二、积极应诉不躲避,官司之外意深远
这些年来,美国企业针对中国企业提出多起“337调查”,国内方面应诉者却始终寥寥无几。彼方往往不诉则胜,而此方避诉不及。对于因贸易壁垒引起的贸易摩擦,国内企业通常有“五怕”:怕官司、怕花钱、怕麻烦、怕责任、怕吃亏。因“怕”而采取回避的企业最终导致产品无法出口。而实践证明,应诉者终获益,退让者必受损。在这次应诉过程中,贝发公司充分运用国际惯例和法律手段,向世界同行和ITC展示了贝发公司健全的知识产权管理体系,以及中国民营企业的风范与实力,反而赢得了对手的理解和尊重。
三、技巧重于胆量,知己知彼据理力争
技巧比胆量更重要。知己知彼,据理力争;抓住对方弱点,给予致命一击,才能变被动为主动。商业外观侵权构成包括造型类似、颜色相近、结构相似3种形式。贝发集团经过与美国多家律师事务所沟通后,非常有技巧地采取了分步走的策略。第一步,质问所谓“商业外观”侵权是否成立?按照法律程序,首先进行民意调查,公众是否一眼就会把贝发的产品错认为是某“著名商品”?第二步,对两种笔的显著差别据理力争。因为贝发产品已非常明显地标有自己的商标,从外形上看,区别明显,在消费者中不可能引起混淆。通过上述两步策略,最终被确定并不侵犯世孚公司的商业外观设计。
四、建立严密体系,防诉患于未然
我国制笔行业需逐步建立健全制笔行业的预警防范机制与专利情报服务网络。防范措施之一,是在美国构建自己的知识产权体系,注册自己的知识产权,然后将“337条款”为我所用。这可以借鉴日本的一些做法。当年,日本的SONY、东芝、日立等都曾经常被列为“337调查”对象。他们从最初的“诉讼缺席”,到之后的频频应诉,再到后来大量在美申请专利。所以发展至今,日本开始反扑,大规模起诉仿冒其产品的美国企业。我们在注重国内专利开发和保护的同时,也要把眼光紧紧盯住国际市场,申请专利要国内国际并重。
与此同时,要提前研究相关制度和法律,不断增强侵权判断能力,逐步提升专利诉讼的谈判能力,不断强化产业专利攻防能力,不断提高产业专利的竞争力,真正形成与国外巨头抗衡的实力。要通过各种渠道了解相关的资料,对已经发布的美国专利进行检索,与己相关的记下来,然后“绕道走”,把国际贸易中的阻力减少到最小。对美出口的业务,在签订合同前,可以委托有关机构进行必要的知识产权调查,以防止无意中侵犯他人的知识产权。这里强调一点,聘请合适的法律顾问相当重要。爱拼才会赢 技巧比胆量重要\[J\].中国制笔,2005(4).
五、团结协作不独斗,同舟共济树形象
面对国外不断加高的贸易“门槛”,光靠一家或几家企业单打独斗难以承受。应对“337调查”,需要全行业企业同舟共济,并与政府相关部门、行业协会以及其他相关组织通力合作,共同面对。如政府协调组织企业积极应诉,行业协会、商会等中介及时收集信息和咨询,作为市场主体的企业积极应对,几方各司其职,形成合力,才会让我们的企业特别是中小企业更快更多更好地“走出去”。中美笔业巨头过招,中国笔点破美国贸易壁垒[EB/OL].(2005-03-01)\[2009-10-15\].http://news.sina.com.cn/c/2005-03-01/09315231856s.shtml.
                             
■ 撰稿人/潘  雯  北京大学知识产权学院

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