【案情简介】
一、涉案双方当事人
1. 申请方：美国约翰·迪尔公司（Deere & Company）
约翰·迪尔公司（以下简称“Deere公司”）成立于1837年，总部位于美国特拉华州。Deere公司从约翰·迪尔一人经营的铁匠铺（blacksmith shop）起家，经由一百多年发展，已成为全球最大的农业机械生产商。目前该公司主营业务包括农业与草皮、建设与林业以及信贷与融资3大块业务，拥有员工56 000 人。自2003年始，已在美国拥有超过3 000个授权分销商，其中约 1 400 个分销商销售其农用机械。\[EB/OL\].［2009-11-01］.http://www.deere.com/en_US/compinfo/index.html. 该公司通过授权分销商网络销售其产品，被授权的分销商可以使用该公司的商标进行广告宣传和销售。20世纪初期，该公司开始用绿色和黄色颜色组合装饰其制造的农业机械外观，绿色作为机械主颜色，黄色作为轮胎颜色，随着Deere公司的逐渐壮大，黄绿相间的基本色成为其农业机械的典型表征。
Deere公司商标演变简史如图2-11-1所示。
图2-11-1 约翰·迪尔公司商标演变简史图示\[EB/OL\].［2009-11-1］.http://www.deere.com/zh_CN/JDCI/company_info/history/trademark_history/trademark.html. 2.被申请方：包括我国江苏悦达集团、常州东风农机集团、江西江铃集团进出口公司（以下简称悦达、东风、江铃）在内的5个国家的24家公司
Deere公司将被调查对象分为两类，一类是通过“灰色市场”，将Deere公司授权在欧洲生产的饲料收割机和装卸机进口至美国并在美国销售的公司。其中包括国外经销商和出口商Agra-Infocentrum-Benelux(Netherlands),Agridea(France),Erntetechnik Franz Becker (Germany),Sunova Implement Co.(Canada)以及美国进口商和经销商Bourdeau Bros.,Inc.(Champlain),NY;Co-Ag LLC(Theresa),WI;Davey-Joans Tractor&Chopper Supermarket,(illiamstown)等7家公司。 由于美版和欧版的机械本身的不同，欧洲公司通过“灰色市场”将Deere公司授权在欧洲生产的农业机械进口至美国，容易造成美国市场消费者对Deere公司产品的混淆。另一类是在中国生产和从中国进口并在美国销售农用拖拉机的公司。Deere公司称，该类公司直接侵犯其注册颜色商标，可能引起消费者混淆并使其商标“淡化”。包括我国的悦达集团、东风农机集团、江铃集团进出口公司和美国进口商和经销Agracat,Inc.(Farmington),China America Imports(Creswell SamTrac Tractor and Equipment(Chico)等10家公司被列为第二类调查对象。\[EB/OL\]. ［2009-11-15］. http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/I0210AA3. pdf.
二、涉案商标
Deere公司在向ITC提交的调查申请书中声称其如下4项美国注册商标\[EB/OL\].［2009-11-15］. http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-TA-487.Notice.1150822086.pdf. 被侵犯。
1.“JOHN DEERE”文字商标
此标识早在1870年就已开始被在商业上使用，Deere公司于1911年4月8日将其向美国专利商标局（USPTO）提出商标注册申请，并于1913年6月3日获准注册，商标注册号为91860。该商标主要用于犁、耕耘机、耙路机、割草机、谷物收割机、搂草机、压草机、玉米和棉花条播机、播种机、施肥机、分肥机、喷雾机、秸秆切割机、平整机玉米收割机、青饲料切割机、草坪割草机和松土机等农用机械产品。
2.1254339号颜色商标
此颜色组合自1968年开始使用，Deere公司于1982年3月29日向美国专利商标局提出商标注册申请，并于1983年10月8日获准注册，商标注册号为1254339。在其商标注册表中，该商标被描述为：在绿色机罩或面板上的水平黄色条纹，主要被用于农用机械和草坪养护机械——如打包机、割晒机、割草机调节器、青饲料收割机、播种机、联合收割机、喷雾机、甜菜收割机、棉花收割机、堆草机和割草机等农用机械产品。
3.1502103号颜色商标
此颜色组合自1918年底开始使用，Deere公司于1985年12月19日向美国专利商标局提出商标注册申请，并于1988年8月30日获准注册，商标注册号为1502103。该商标被描述为：配有亮黄色轮胎的亮绿色机身，主要被用于农用拖拉机、草坪园艺拖拉机、拖车、货车和手推车等产品。
4. 1503576号颜色商标
此颜色组合于1905年首次使用，Deere公司于1985年12月19日向美国专利商标局提出商标注册申请，并于1988年9月13日获准注册，商标注册号为1503576。该商标被描述为：亮绿色机身以及亮黄色轮胎，主要被用于带轮的农用机械、草坪及园艺机械以及原料处理机械——如耕整机、割草机、切割机、碾碎机，喷雾机、装载机、延碾机、种植机以及铲雪机等。
上述3项注册商标即Deere公司所称本案“黄绿色”颜色商标。
此外，Deere公司还提及其一项彼时正申请中的商标，主要是“跳跃鹿”图案，该商标的申请序列号是76/095395。并称美国专利商标局已经对该申请授予了许可通知，注册即将公布。本案涉案商标简况如图2-10-2所示。
图2-11-2 本案涉案商标图示\[EB/OL\].［2009-11-15］. http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=71055629;http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=73357211;http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=73574308. 三、调查流程（与我国3家企业相关）
2003年1月8日，Deere公司向美国国际贸易委员会（以下简称ITC）提起“337调查”申请，指控5个国家的24家公司向美国出口或在美国销售的农用机械侵犯其黄绿色的颜色商标或造成该颜色商标“淡化”。淡化是指在非类似商品或服务上使用他人驰名商标，虽然不会引起混淆，但是冲淡了驰名商标的显著性、导致驰名商标区分商品或服务来源的能力被削弱的行为。 我国3家涉案企业——悦达、东风、江铃均被指控存在对第二类商标侵权行为。
1月27日，Deere公司重新提交按照ITC要求修改后的申请书，申请书要求ITC立即针对被所有申请人发起“337调查”，并对侵权的外国涉案公司签发永久普遍排除令和永久禁止令。2月6日，ITC决定对Deere公司的申请正式立案，并确定了调查的范围和主审行政法官（Administrative Law Judge,简称ALJ）。2月7日,ITC向当事人及当事人所在国驻美大使馆送达调查通知书并就立案决定发布新闻稿。2月27日，我国3家涉案企业向ITC递交应诉通知，悦达单独应诉，东风和江铃联合应诉。
在美国进口商的建议下，单独应诉的悦达集团于8月与Deere公司达成和解协议，同意退出美国市场。而东风和江铃集团在国内相关方面的大力支持下为应诉作积极准备。在认真分析案情并在调取大量有利证据后，两公司认为并未侵犯申请人的注册商标。而后，涉案公司准备了大量的文字资料和物证，向ITC提交了专家意见及证人证言，并针对Deere公司提交的申请材料提有理有据的抗辩。通过一系列的积极答辩，两公司的主要观点逐步得到ITC的认同。
9月12日，国际贸易委员会不公平进口调查办公室(OUII)的调查律师向本案行政法官提交了听证前报告，明确提出中国企业对美出口的拖拉机并没有侵犯Deere公司的颜色商标，也没有造成该颜色商标的“淡化”。随后，申请方表示愿与中方应诉企业继续进行和解谈判。
四、裁决意见
2003年8月27日，ITC决定不复审最初裁决中申请人所进行的修改和有关增加被申请人对申请人2729766号商标侵权和淡化的诉讼。9月2日，行政法官（Paul J. Luckern）发布初裁结论，在协议的基础上终止对江苏悦达公司的调查。
9月22日起，ITC召开本案听证会，联合应诉的中方企业也派员参加。其间，Deere公司和东风、江铃于9月23日正式签署和解协议，并请求行政法官允许双方在此基础上终止调查。经审查，行政法官于9月26日宣布同意该和解协议，并于10月22日签发了同意令。根据有关程序要求，ITC最终宣布结束对东风和江铃的调查。USITC.对东风集团和江铃集团终止调查的第43、第44号令［EB/OL］.(2007-12-19) ［2009-11-15］http://gpj.mofcom.gov.cn/accessory/200712/1197007114786.pdf
http://gpj. mofcom. gov.cn/accessory/200712/1197007138462.pdf .
【案例评析】
农用拖拉机“337调查”案的启示
(一) 中国企业必须要积极应诉
“337调查”程序为美国企业常利用的一种竞争手段，其目的在于借知识产权保护之名，打击国外竞争者，维护其在美国市场的竞争优势。因受制于缺乏资金、时间限制以及信息不对称等，国内企业一旦遭致调查，往往选择沉默，并以放弃广阔的海外市场为代价。而事实上，“337调查”并不同于“反倾销调查”，案件结果主要依赖于控辩双方提交的证据材料。如能充分收集有利证据，被诉企业的积极应诉行为对于案件结果将起到至关重要的作用。
本案中，国内涉案企业分化成两个应诉团队。一家公司选择与美国进口商联合进行应诉，但因种种因素干扰，致使其合理利益未能得到有效保护，最终被迫退出美国市场；而另两家公司在国内相关方面的支持和配合下，通过积极抗辩，在美国市场上站稳了脚，赢得了竞争对手的尊重。此案对我们的启示在于，成为“337调查”的被申请人并不意味着就必定构成侵权。“337调查”的众多案例也证明了，申请人的知识产权也未必一定有效。面对“337调查”， 国内企业应排除畏惧心理，深入、细致、客观地分析案情，根据自身实力，选择合理的应诉策略，本着“有理、有利、有节”的原则，积极应诉、运用策略，以维护自身的合法权益。
（二）“337调查”有时候仅是谈判的筹码而已
由于国内两家企业的积极应诉，Deere公司并没有在ITC那里得到支持，因此转而与中国企业进行谈判。谈判，是一种争取双赢局面的策略。在“337调查”程序中，ITC的同意令是国内企业可以争取的一种化解方式。众多的调查申请方，似乎都是通过调查威胁相关涉案调查对象、在进入实质调查阶段，如遇不利情形，几乎都会转向与调查对象进行谈判。申请方提起调查，在某种程度上来说，仅仅是为增添谈判筹码而已。
国内企业如何把握谈判，成为在“337调查”中争取主动，甚至扭转局面的关键。
本案中，中方联合企业通过国内多方的支持，并在有效时间内完成了比较充分的应诉准备，在ITC行政法官那里其实已经获得了肯定。然而，也因种种考虑，最终选择了让步，与Deere公司达成和解协议，在同意令中又作出了大范围的让步，甚至放弃司法程序救济。须提及的是，如有更多的资源或是更为充分的准备，我国企业应当把握有利地位，乘胜追击。本案也从侧面反映了我国企业的不自信。
总之，“337调查”不一定是争锋相对的你死我活，如果能够把握好进退尺寸，尽可玩转此调查。在没有充分的理由和证据时，需要作出适当的利益放弃，从而选择与申请方和解谈判。但在具备有利条件情况下，国内企业更应当选择乘胜追击，取得最终的、完全的市场主动权。
（三）企业知识产权战略须放眼全球
近年来，我国已成为美国“337条款”最大的受害者。究其原因，主要是中国对美国出口产品技术含量上升，一些工业制成品大部分缺乏自主知识产权，很容易被知识产权权利人以侵犯知识产权、进行不公平竞争为由向ITC提起“337调查”。无疑，这种贸易顺差形势客观上对美国相关利益方构成了激烈竞争，美国企业便不断利用“337条款”作为市场化的技术壁垒手段打击、排斥我国的竞争者。
国内企业要增强知识产权、尤其是专利权和商标权等方面的意识。此外，国内企业还需以放眼全球的眼光规划和实施企业自身的知识产权发展战略。比如，企业如果产品出口量较大，最好能在对方的市场申请知识产权保护。这样，一旦碰到涉及知识产权的官司，我们也有与对手进行交换的筹码，在知识产权中“交叉许可”，和解的门槛可以低一些。
在本案中，我国的3家企业均未向美国等主要的出口国家注册商标，使美国企业轻易找到了要挟借口。实际上，调查清楚地显示我国的3企业并未侵犯“跳跃鹿”商标。如果没有全球战略眼光，外国企业动辄以“337调查”这一借口，足以钳制我国向其进口。加之国内企业普遍的畏惧调查心理，外国企业的此种国际市场争夺往往轻易得手。
（四）建立有效的知识产权预警、应急机制
国内企业频频遭致“337调查”，其实并不都是处在毫无自主知识产权的窘境，企业自身知识产权预警与应急机制不完善也是“祸因”之一。国内、国际知识产权制度发展迅速，可是大多数企业一方面基本没有知识产权保护与企业自身知识产权战略规划概念，另一方面对国外知识产权的最新发展也并没有更为深入的了解，在遭遇到国外与知识产权相关的纠纷时，仓促应战，失利已成必然。对此，国内企业（尤其是技术研发型企业）需要做的工作就是完善自身知识产权预警与应急机制，全面掌握最新知识产权发展动态，适时检索、充分搜集信息。这样一来，一是可以为自身自主知识产权研发作准备，另一方面，如遭致海外纠纷是可以迅速作出反应，及时准备，有效应对。
（五）密切关注商标保护新发展
本案的争议商标——“跳跃鹿”商标，就是我国企业在注册与使用上不太加以重视的“颜色商标”。颜色商标，仅指单一颜色商标和颜色组合商标，不包括由颜色与除颜色以外的其他因素组合而成的商标，我国商标法所规定的颜色商标仅指颜色组合商标。
颜色商标在我国并未引起足够的重视，但是在国外却有广泛的应用。对于这种颜色商标提起的诉讼，我国目前是应对不充分的。2006年12月4日，美国专利商标局颁布了关于包含颜色因素的商标审查修正案，进一步明确了颜色商标实质性修改的有关规定。与此形成鲜明对比的是，我国2001年修改《商标法》时虽然增加了关于颜色商标的规定，但我国国家工商行政管理总局制定的《商标审查与审理标准》关于颜色商标的规定仍比较简单。在经济全球化的背景下，国际贸易联系日趋紧密，欧盟成员国与美国是我国最重要的贸易合作伙伴；但知识产权问题却成为中美、中欧贸易的焦点和主要障碍。除专利权、著作权以外，在两大贸易伙伴对颜色商标给予保护的情况下，如果我国对此继续予以限制，此类争议将不可避免地影响双方的贸易合作。
对此，一方面，我们寄希望于国内法律的修改，以跟进知识产权保护的最新国际形势。但就企业自身来说，更重要的是对国际的最新形势有充分的把握。如此，才能在国内法律不完善情况下，应对国外纠纷时能够比较自如。
（六）公平解决 降低成本
在法律或者行政程序上作好准备是很重要的。国内企业面临的的最大问题就是了解“337调查”，知己知彼，争取应有的公平。由于“337条款”程序运行得很快，所以作好准备、快速回应就相当重要。
争取公平解决纠纷的关键就在于律师团队的组建，在“337调查”程序中，如能组建包括中方与外方、熟悉程序和专业所长、并且分工明确的律师团队，才能够在前期国内证据准备、应诉材料的提交以及在调查进程中涉及专业性问题的解决等方面做到全面应对。而组建如此“精英”律师团，自然要承担高昂的费用。如何解决这一问题？需说明的是，“337调查”申请方一般不是针对某一家公司提起调查，往往是将各主要涉嫌侵权或不公平贸易的竞争者一并列为调查对象。在国内企业遭遇的“337调查”案中，大多都是某一行业的多家企业被共同列为调查对象。因此，在政府相关部门，地方政府或行业协会的共同支持下，尽量联合涉诉企业，共同应诉，这不仅能够有利于相关证据的准备、相关信息的共享、共同程序的参与，最重要的是，如此安排可将高昂的应诉成本分散开来，从而减轻单个企业的负担。
在应诉成本可以接受前提下，在国内相关部门、协会组织和协调下，国内企业可期望组建起各律师优势互补的律师团队，针对具体案件的特点，采取灵活的应对策略，以最低成本最终赢得公平、维护自身合法权益。
■ 撰稿人/倪江云 知识产权出版社
邓晓慧 国浩律师集团（深圳）事务所
（注：贺姗、章乐、张旭对本文亦有贡献）
