编者语：基因技术可专利性涉及公共利益、伦理道德以及宗教传统等多个层面问题，世界范围内存在较大争议。目前为止，世界大多数国家已承认人类基因可专利性，但对人类基因专利保护客体、保护范围、“三性”审查标准存在诸多不同与争议。2013年6月13日，美国最高法院在BRCA基因专利案中做出的终审判决否定了单纯的分离、纯化人类基因序列的可专利性，美国自此将不再为人类基因序列提供专利保护(相关cDNA序列仍受保护)，此案之后，针对人类基因专利保护相关问题的争论变得更加激烈。本期《信息速递》对我国人类基因专利的可专利性以及新颖性、创造性判断加以探索，以期对我国相关法律制度的完善有所帮助。
一、BRCA案情简介
BRCA1与BRCA2是两个与乳腺癌发病有密切因果关系的基因序列，通过检测其是否发生突变可以预测女性乳腺癌的发病几率，从而帮助女性及早采取预防措施。1994年，Myriad公司申请了关于BRCA遗传基因以及其诊断方法的相关专利，并于几年间在美国获得了多项BRCA基因的相关专利。凭借该基因的重要功能，Myriad公司每年赚取了大量利润，仅凭借基因检测产品一项，该公司每年的收益就超过4亿美元，更重要的是该公司凭借该专利权取得了该领域的市场垄断地位，限制了其他公司以及科研机构对该基因研究开发。2009年，美国公民自由联盟、美国分子病理学会等20个原告联名在纽约南区地方法院起诉Myriad，要求法院撤销该公司拥有的BRCA基因专利权，原告认为BRCA基因是一种自然产物而非人造之物，因而不具有可专利性。[1]
2010年3月29日，纽约南区地方法院法官Sweet在判决中认定，从自然界中分离出的产品与原物质相比必须具有显著不同才具有可专利性，而本案中的BRCA基因是一段DNA序列，从人体中分离提纯后得到的基因片断与在人体中自然存在的原物质相比并没有显著不同，所以Myriad公司用于申请专利的人类基因片段不具有可专利性，将BRCA基因归于天然产物的范畴之中更为合理。法院最终基于以上原因判决BRCA专利无效，并撤销了Myriad公司15项相关专利。[2]Sweet法官在案后曾表示，通过分离人类基因的方式，避开直接授予体内DNA专利权的禁止规定，最终使人类基因具备可专利性的方法本质上属于一种“律师伎俩”，它绕过了相关的禁止性规定，却在结果上达到了同样的效果。
Myriad公司对此判决不服，并立即提起了上诉。2011年7月29日，联邦巡回上诉法院以2：1多数做出判决，该判决部分推翻了一审判决，并认定Myriad公司的BRCA基因具有可专利性，但是值得注意的是，审理该案的三位法官意见罕见的存在极大分歧，虽然最终结果是2：1，但在判决书中三位法官实质上表达了三种完全不同的观点，多数派中的Lorie法官认为Myriad所“发明”的基因与天然存在人类基因相比化学结构不同，人体BRCA基因存在于人体细胞中，是一个结构复杂染色体的一部分，其3号端点和5号端点分别通过连接其他核苷酸扩展成了一个巨大DNA分子长链，而Myriad公司分离后得到的BRCA基因其两个端点均终止于一个羟基或磷酸基团，并最终变为一小段独立DNA序列，因此上诉法院认为Myriad公司得到的BRCA基因与自然存在下的BRCA基因并不是同一种物质。而多数派中的另一位Moore法官则主要是出于维护目前美国专利制度以及基因医学领域稳定性角度出发支持了该判决，Moore法官认为经过分离、纯化后得到的较短的基因序列确实具备区别于人类染色体中相同部分的“不同而有益的作用”，如作为基因探针等。因此在其看来，较短的基因序列是可以作为专利客体，但是较长的基因则不具备这样功能上的独特性，如果不考虑维护原有稳定秩序的因素，Moore法官认为较长的基因片段并不适宜作为专利客体，但是如上所诉，Moore法官认为美国专利与商标局在过去几十年一直认为可以授予分离、纯化后得到的基因片断专利权，已经形成了较为稳定的专利制度体系与商业秩序，而法官在判决发明的可专利性问题上应该足够谨慎，因此Moore法官最终站在了Lorie法官一方，支持了BRCA基因的专利权，才得以形成了法院的多数意见。至于对此案判决持反对意见的Bryson法官则认为将BRCA基因从人类染色体中分离出来的过程，只是把基因从其天然状态分离出来的必经途径，其本质与从自然界中分离得到矿物和野生植物没有区别，即使分离出来的BRCA基因产生了一些物理或者化学性质上的变化，其本质仍为自然物，不具备可专利性。[3]所以，虽然联邦上诉法院最终以2:1多数判决支持了Myriad的BRCA基因专利权(不过撤销了涉及基因序列比较等可纳入常用方法范畴内的5项专利)，但是三位法官其实抱着三种不同的意见，这也充分说明了该问题在美国的争议性。此案的争议也并没有因此结束，并最终上诉到了美国最高法院，美国最高法院在考虑之后，于2012年3月26日，将此案再次发回到了联邦上诉法院，要求其重新审理。但是联邦上诉法院在2012年8月16日依旧以2：1的表决结果，决定维持原判。
2013年6月13日，最高法院以罕见的9:0做出终审判决，判定Myriad公司败诉。最高法院认为Myriad公司的主要贡献是发现了某一特定人类基因在人类染色体中的精确位置和核苷酸序列，而不是发现了一种新的物质，Myriad公司的专利本质是将一个特定的人类基因序列从人类染色体上“切割”下来，这并不能算创造了一种新物质，仅仅将某一特定的人类基因序列从人类染色体中分离出来的行为很难称之为发明行为。[4]但是值得注意的是针对cDNA[5]，最高法院同意上诉法院的观点，认可了cDNA序列可专利性，理由是cDNA和天然存在DNA虽然具有相同核苷酸序列和遗传信息，但cDNA 中并不含有内含子，与天然产物存在一定区别，因此是通过基因工程制造出来的自然界中所没有的人造新物质。
值得注意的是，Myriad公司的BRCA基因相关专利在欧洲的专利申请过程同样一波三折，这个曲折的过程也侧面反映了欧洲对人类基因专利化问题的态度。在2001年，欧洲专利局决定授予Myriad公司三项BRCA基因相关专利时，引起了整个欧洲范围内的广泛抗议，最终欧洲多个国家的研究机构与社会团体联合起来，正式向欧洲专利局针对以上专利提出了专利异议申请，但是与在美国的情况有所不同，欧洲的研究机构与非政府团体的异议理由主要是认为该专利不具备新颖性与创造性，序列描述不清(即没有达到专利充分公开的要求)。除此之外，反对者还认为Myriad公司的相关专利保护范围过于宽泛，以至于导致针对该基因的科研工作无法正常开展。2001年10月，欧洲议会签发了一份针对以上专利权争议的决议，在该决议中，欧洲议会认为如果授予BRCA基因专利将会对欧洲的基因检测产业构成了阻碍，理由有以下两点：一是Myriad公司在美国也仅仅许可极少数的生物实验室从事BRCA基因的相关实验，而且按照授权协议，这些实验室还必须向Myriad公司提交其实验结果，其相关科研行为受到了极大的制约;二是目前在欧盟，已经有了更准确和廉价的诊断BRCA基因是否发生突变的方法，如果授予Myriad公司相关专利，那么将阻碍以上更有效廉价的检测方法的运用，这无疑是对欧洲基因产业发展不利的。[6]2004年5月，欧洲专利局异议部举行了针对以上问题的听证会，该听证会最终裁定BRCA1基因的权利要求在欧洲是无效的，原因是如果授予以上专利，将在欧洲范围内对新基因诊断方法的研发构成阻碍，除此之外，听证会还认为该专利缺乏新颖性。[7]但是此事的争议并没有到此为止，2008年11月，欧洲专利局技术上诉委员会在修正了以上相关专利的权利要求后，最终核准了BRCA基因突变型专利以及BRCA基因专利，自此BRCA基因专利的相关争议在欧盟政府层面尘埃落定，因为技术上诉委员会的最终裁决，在欧盟范围内是终局的，Myriad公司最终在欧洲这场旷日持久的专利争端中取得了胜利，BRCA基因专利权也获得欧盟认可。BRCA基因在欧洲专利权从被否决到被支持，也从侧面反映了欧盟对人类基因序列可专利性的态度变化，即从反对逐渐走向妥协。
二、案例评析
美国最高法院做出以上判决其法理方面的核心论点在于强调基因的信息属性，将Myriad公司的贡献视作一种“发现”而非“发明”，其“发现”的内容为BRCA基因在染色体中的精确位置和核苷酸序列的具体排列，同时认为即使是分离出来的BRCA基因其与天然存在的人类基因并无显著区别，其仍为一种更天然产物而非人造之物，所以不能授予专利权。除了法理学上的因素，美国最高法院可能还考虑了诸多其他因素，近年来，Myriad等基因公司凭借基因专利所取得的专属权利过于宽泛，在行使过程中甚至造成了阻碍相关领域科研发展以及危害公共利益的后果。以Myriad公司为例，其凭借相关专利组合，可完全阻止其他公司、科研机构以及个人使用BRCA基因进行任何商业活动甚至科研活动，在没有向Myriad公司支付极其高昂的专利授权使用费之前，其他科研机构甚至无法开发更好的基因预测与诊断算法，这显然已经阻碍了相关领域的科学进步。由于美国现行的人类基因专利制度已经开始在实质上危害到了社会公共利益，美国最高法院最终决定在BRCA基因专利一案中否定了人类基因的可专利性。[8]
综上所述，美国最高法院基于法理以及社会公共政策判决Myriad公司所持有的BRCA基因专利无效(但其cDNA的相关专利依然被保留)。美国在前些年之所以给予人类基因如此宽泛的保护，很大原因是为了保护美国在基因产业中的龙头地位和在先优势，通过这样的专利制度安排可以最大程度保护美国基因产业的在先技术优势，阻挡后来者，同时也能最大程度鼓励生物科学领域的研发与资金投入。但是时过境迁，美国原有的人类基因专利制度越来越显现出对研发活动以及下游产业的阻碍，美国希望鼓励创新的基因专利制度反而开始阻碍科研创新与产业发展，基因技术的研发机构与下游产业都不得不向专利权人支付高额的许可费，患者也不得不支付高额检测费进行疾病监测，长此以往，难免会损害公共健康事业，危害公共利益，造成社会矛盾。[9]于是为了平衡社会利益，美国最高法院做出了BRCA一案中的判决，在否定了人类基因的可专利性的同时，认可了cDNA的可专利性，并试图凭借这种方式，重新平衡各方利益，在避免极大损害现有专利权人利益的同时，为科研与产业发展打开空间，从而谋求一种利益均衡的局面。
三、人类基因可专利性探讨
(一)人类基因的可专利性探讨—从法理层面入手
目前从法理层面上入手，人类基因可专利性反对派的核心观点在于人类基因应视为一项“发现”而非“发明”，人类基因序列并不是人类凭空创造的人造产物，其本质是一种天然物质，是一种自然存在，基因技术的研究从本质上讲仅仅是一种“科学发现”，发现的内容便是人类基因序列的碱基排列顺序，或者说是遗传信息。美国最高法院也曾经在判例中明确指出的：“不能对自然物质、物理现象及简单构思授予专利权。”如果专利申请人在野外发现了某种新动植物品种或者某种新矿物，那么这种“发现”显然是无法获得专利权的。与之类似，爱因斯坦的相对论以及玻尔的玻尔模型也都是不可能申请获得专利权的，因为这些都属于“发现”的范畴之中。其内在逻辑就是，上述这些发现都是天然存在于自然界的，应该属于全人类的公共财产，而不应属于任何一个特定的专利权人。[10]因此人类基因作为一种“发现”是不具备可专利性的，美国最高法院在BRCA基因专利一案中也表达了类似的观点。
人类基因可专利性的支持派则认为，人类基因的核苷酸排列顺序本身确实不是发明，因为这种特定的排列顺序或者说遗传信息的确天然的存在于人类染色体上，如果科学家仅仅通过研究证实了这些序列在人类染色体上的存在，那么确实只能将之视为是“科学发现”，但是如果科学家通过技术手段将特定的基因分离、提纯出来，并能够使用其产生某种工业产品，则应该视其为一种“发明”。[11]1980年，美国最高法院在Diamond v. Charkrabarty一案中详细分析了一种人工重组微生物具备可专利性的原因，此案中最高法院的看法即使在今日也常被引用，具有相当的参考价值，在此案中，最高法院认为一种经过遗传工程改造的细菌是可以获得专利权，这种细菌的特点在于通过遗传工程在其细胞内移入了四种原本不属于该细菌的DNA质粒(这四种DNA质粒均为天然存在的)，其中每一种质粒都可以分解石油中的一种特定组分，因此经过遗传工程改造的该细菌便可以用于降解石油，去除污染。最高法院在此案中认为该细菌具备可专利性，因为该细菌其具备天然产物所不具备的名称、特征和用途，应将之视为一种人造产物，而非天然存在的产品或化合物。[12]
如上所述，从法理层面入手，反对派否定人类基因可专利性的主要原因有两点：一是认为人类基因专利人的主要贡献是测明了某一特定基因在人类染色体中的具体位置和核苷酸序列，这应该认为是一种对自然规律的“发现”，而不能视为“发明”;二是认为人类基因专利的客体人类基因序列本质与天然产物没有区别，仍属于天然物质的范畴。事实上美国最高法院在BRCA基因专利一案判决中的主要观点也是脱胎于上述两点，但是笔者认为两点原因的严谨性都有待商榷。首先，正如上文所述，人类基因本身存在物质性与信息性的双重属性，单纯的将人类基因专利人的贡献视为测明了某特定基因的位置与核苷酸序列显然是过分强调了人类基因的信息性，而忽视了其物质性，事实上人类基因专利拥有者不但在人类染色体上定位了特定基因的位置，更重要的是能够将特定基因从人类染色体上分离出来，得到一段原来自然界中并不天然存在的人类基因序列片段;其次，分离出来的人类基因序列与人类染色体天然存在的DNA序列并不应视作同一种物质，在判断是否属于同一种物质时并不应单纯的强调基因的信息性，仅仅因为分离的人类基因序列拥有和人类染色体中天然存在的DNA序列拥有相同的遗传信息就将之视为同一种物质，明显是过分强调了其信息性而弱化了其物质性，我们更应该看到分离出来的人类基因DNA拥有与人类染色体中天然存在的DNA序列完全不同的化学结构以及功能效用，仍然以BRCA基因为例，在人体中其3号端与5号端均连接着其他核苷酸，其组成的DNA长链与蛋白质一同缠绕形成染色体，而分离出来的BRCA基因其3号端与5号端终止于一个羟基或者磷酸基团，更重要的是，分离出来的BRCA基因具有诸多人类染色体中天然存在的BRCA基因不具备的功能，如作为基因诊断探针等，如果仅仅因为其与天然存在的某种更复杂DNA分子中的一部分具有相同的遗传信息以及某种生理功能就认为其为天然产物是不合适的，事实上，自然界中根本不存在独立的BRCA基因DNA分子。而且美国最高法院在BRCA一案中的判决仍然认可cDNA的可专利性，但事实上cDNA所携带的遗传信息也与天然存在的DNA分子一致，不同的只是其不含内含子，并且是依靠mRNA反转录而来，如果能够单纯从信息性的角度否认BRCA基因的可专利性，那么相应的cDNA的可专利性也同样不应承认，但是美国最高法院却没有这样做，这也恰恰说明了不能仅仅依靠携带相同的遗传信息就将分离出的BRCA基因与人类染色体中天然存在的BRCA基因视作同一种物质。综上所述，笔者认为人类基因从法理层面上看是具有可专利性的，毕竟分离得到的人类基因凝结了专利权人创造性的智慧劳动，且自然界中原本并不存在独立存在的特定人类基因，分离、纯化得到的特定人类基因也同样拥有与人类染色体中天然存在的同一基因序列所不具备的化学结构、性质以及功能。[13]
(二)人类基因的可专利性探讨—从公共利益层面入手
笔者认为，人类基因专利的可专利性问题从法理层面上讲是一个新颖的问题，甚至在一定程度上超越了现行法律的框架体系，也因此变得难以处理，即使法律体系与基因技术发达之如美国，在法理上也很难做出完全平息相关争议的判决理由。当现行法律以及法理对某个新问题缺乏明确规定或无法处理的时候，也许从公共利益的角度考虑会是一个更稳妥的选择，事实上，在这种时候，公共利益往往是决定法院判决的重要因素，因此在法理层面之外，公共利益是探讨人类基因可专利性问题时必须要考虑的另一个重要因素，毕竟我们应该清醒的认识到专利制度只一种是工具，而不是最终的目的，这个工具存在的目的就是为了平衡社会多方面的利益，从而促进社会更好的发展。[14]
人类基因可专利性的反对派认为，授予人类基因专利可能损害社会公共利益以及科学进步，因为授予人类基因专利排他性权利可能会使得在同一领域内从事基因研究的后来者不得不为了进一步的研究和商业化利用，而向专利权人支付高额的许可费用，或者与专利权人协商取得其许可，这无疑对研究人员的研究形成了一定的阻碍，不利于人类公共健康事业的发展，更重要的是，由于人类基因专利的存在，导致患者不得不向人类基因专利拥有者支付昂贵的费用进行基因诊断和治疗，这将对大众健康造成损害。[15]
人类基因可专利性的支持派认为，授予人类基因专利反而可以推动人类的公共健康事业，因为基因产业与制药业类似，是典型的高风险与高收益行业，其技术研发需要大量的资金投入，如果不授予人类基因专利权，将不会有商业公司投入大笔资金进行相关研究，其必然导致行业的衰落与萎缩。如果没有提供专利保护，缺乏利益的驱动，大多数药品研发和新化学物质的研发都会陷入停滞之中。相信如果拒绝授予人类基因专利，基因诊断行业的情况不会比化学以及医药行业好多少。[16]
本文认为，专利制度本身的意义就是在于就是为智慧之火浇上金钱之油，从而推动相关技术领域的发展，基因技术产业与制药业类似，是一个研发成本极高，而仿制成本极低的行业，专利是从事这些行业的企业最重要的自我保护方式。[17]如果否认基因的可专利性，其实就是变相否认了人类基因所蕴含的巨大商业价值，那么商业机构和市场资本均不大可能对这些企业进行投资，势必影响到基因技术的长远发展。另外单纯的否定人类基因的可专利性可能会导致基因技术公司选择将相关技术作为商业秘密加以保护，可能会更大程度危害公共健康利益以及科研进步。
(三)人类基因的可专利性探讨—从伦理道德层面入手
除了法理与公共利益之外，伦理道德也是在探讨人类基因可专利性时不得不考虑的一个重要因素，毕竟人类基因某种程度上讲是存在于每个人类体内的一种生物信息，其与一个人乃至一个群体的人权紧密相连，授予人类基因个人专利权不仅仅是一个私权的问题，很可能会涉及伦理道德以及宗教神权等多方面。
人类基因可专利性的反对派认为，对人类基因授予专利权后，很可能导致对人权的侵犯，从而触及伦理道德领域的问题，如果有一天某个个人或者机构能够取得大量的人类基因专利甚至垄断人类基因专利时，出于商业利益的考虑，很难保证这些专利权人能够将人类的整体利益置于首位加以考虑，甚至可能会发生为了商业利益损害人类整体利益的事情。更重要的是，许多宗教人士认为人体基因专利很可能破坏我们对生命的神圣信仰和敬畏，毕竟专利权本质上是一种商业上的经营垄断权利，是发明人追求商业利益的结果，而为了满足某些人或机构赚取商业利益的目的，将存在于我们每个人体内的基因的专利权许可给特定人或机构，从某种程度上讲是对人类尊严和生命神圣性的践踏。[18]
人类基因可专利性的支持派则认为，专利权具有显著的期限性，而并不是一种长期垄断权，所以其持有人根本不可能通过专利对人类整体利益造成多么巨大的危害，而通过授予基因专利权，反而会促进基因技术内容的提前公布，防止其持有人将之视为商业秘密而不予公开，同时授予基因专利权与器官移植等生物技术一样，并没有破坏生命的神圣感，相反，其技术进步反而有可能有效的拯救生命。
本文认为，在某些宗教传统较为严重的国家授予人类基因专利权确实可能存在较大的伦理道德争议，但是任何一个新技术的产生往往都伴随着无数的伦理道德争议，我们不能因噎废食，况且完全可以通过慎重划定不可专利的基因技术领域，来缓和相关的伦理道德冲突。[19]
四、人类基因专利的“三性”标准探讨
本文认为，从法理、公共利益以及伦理道德等层面来讲，人类基因序列都是具备可专利性。但是这并不是说只要从人类染色体中分离得到一段DNA分子，便可以借此取得专利，并限制他人针对该基因的一切行为。笔者认为，在肯定人类基因可专利性的同时，更重要的是从“三性”角度来规范以及限制人类基因专利。
(一)新颖性
经基因重组技术得到的cDNA显然是可以满足该要求，但是从人类染色体中分离得到的人类基因是否符合新颖性的要求就有较大的争论了。这个问题其实本质上又回到了分离得到的人类基因序列是否属于天然产物的老问题上，许多学者认为分离出来的人类基因序列本身是自然界中天然存在的一个更复杂的DNA分子的一部分，因此是自然界已存在的天然产物，自然不具备新颖性。但是如上所述，我们应重视基因具有物质性，分离出来的人类基因DNA分子拥有人类染色体中天然存在的基因序列所不具备的化学结构与独特功能，使之具备了区别于天然存在物质的性质和功能，而且自然界中并不存在单独的该基因分子，所以其对人类社会来讲就完全是一种全新的物质，其具有专利意义上的新颖性。
另外由于基因的专业复杂性，现实中往往存在一种情况是，一个较长的基因序列已被申请专利，那么后来者是否可以针对该序列中的某一片段申请专利?即后者的专利申请是否还具有新颖性?针对这个问题，美国专利与商标局、欧洲专利局以及日本特许厅曾经一同出具过一篇研究报告，在这篇名为“生物技术比较研究：生物技术专利实践”的比较研究报告中，三个国家的专利专家提出了一个与上述问题很类似的假想案例：在先技术(Y)是编码一种具备某种实质功能的蛋白质的基因，这一基因的整个序列已经被充分公开，在后申请专利权的发明(Y’)是在先技术(Y)的一部分片段，则在后申请专利权的发明(Y’)是否因为属于在先技术(Y)的一部分而丧失新颖性?三个国家的专家最终达成了相对统一的意见，那就是如果与在后申请的部分序列没有在任何途径中被公开，那么与该在后申请的部分序列有关的发明应该被认为是具备新颖性。[20]换句话说，如果在后申请DNA序列是此前已公开较长DNA序列的一部分片段，但是与包括该在后申请DNA序列的较长DNA序列相比，这一较小的DNA序列并没有以任何形式公开过，那么涉及到该DNA部分序列的专利申请符合新颖性要求。其实这一看法也与上文所言的为何分离出来的人类基因序列与天然存在的人类基因不同的理由是相似的。其实在看待类似问题时，最重要的还是回归基因的物质性，将其看作化学物质来分析类似问题，而不能混淆其信息属性与物质属性，我们知道，在化学领域中，一种化合物不会因为与另外一种化合物有相同或类似结构而丧失新颖性，而从本质上看，部分基因序列与全长基因序列其实是由脱氧核糖核酸组成的完全不同的两种化合物，其理应具有新颖性，就如同申请一个多环芳烃如蒽的专利，并不会影响他人针对苯申请专利时的新颖性，因为其结构不同，特性不同，用途也不同。
(二)创造性
目前各国都在避免对人类基因使用过严的创造性标准，因为各个国家的专利制度归根结底还是为国家利益服务，如果在现阶段对基因专利采取过于严格的专利标准，很可能阻碍本国相关产业发展，进而影响国家利益。在判断人类基因创造性的一个难点是目前定位、分离、标记人类特定基因的具体实验室方法已经比较成熟，可能在获得特定基因所采用的实验室技术只是对现有技术的稍加改进，该方法是不具备创造性的，而通过这种本技术领域技术人员显而易见的现有技术取得的特定基因是否还具有创造性?笔者认为一项专利不应该因为其完成方法的显而易见，而丧失创造性。[21]也就是说，在判断基因专利是否具有创造性时，不应把产生该专利申请的方法是否具备创造性作为评判的依据，这一点可以通过一则美国判例具体说明。[22]
在Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.一案中，Amgen公司拥有一个基因专利权，该基因主要负责编码人体促红细胞生成素，而Chugai公司则对该专利权提出了质疑，审理之后，地区联邦法院驳回了Chugai公司的质疑。地区联邦法院的判决理由是，Amgen公司为分离、纯化该基因所使用的筛选方法并不能够认为是显而易见的。但是在该案上诉过程中，联邦巡回上诉法院则提出了不同的看法，联邦巡回上诉法院认为，地区联邦法院和当事人都将分析的重点放在了分离、纯化以及制造促红细胞生成素基因方法是否是显而易见的上，但却忽略了一个重点，那就是Amgen公司在专利申请中其实主张的是一个对于某种特定物质(基因和宿主细胞)的权利，而不是对于某种特定方法的权利。基于这个理由，联邦巡回上诉法院认为，应该把分析的重点放在对专利申请中的这一物质的分析上，而不应将重点落在考虑如果用一个具备普遍性的方法制造了一个产品，那么这个产品是否具备普遍性的，换句话说，在此案的上诉过程中，法官认为DNA分离、纯化等操作技术的显而易见性并不能导致使用以上技术得到的基因产品丧失非显而易见性。[23]
另外一个在本技术领域常见的问题就是如果已知某一基因所编码翻译出的蛋白质的结构，是否会导致编码该蛋白质的基因丧失“非显而易见”性?笔者认为答案依然是否定的。
在美国联邦巡回上诉法院的In re Deuel v.U.S.PatentandTrademarkOffice一案中，Deuel成功分离出了人类胎盘的一种生长因子蛋白的cDNA序列，并通过此cDNA序列经过进一步的实验最终获得了人类胎盘生长因子蛋白的完整氨基酸序列，在实验成功后，其向美国专利与商标局提出了专利申请。[24]但是这一专利的问题是，Deuel在实验过程中利用了他人在已公开发表的论文中已经公开的技术内容，其引用的论文中详细阐述了牛和老鼠体内同类生长因子蛋白的氨基酸序列，以及如何获得已知部分氨基酸序列的蛋白质所对应的DNA序列的这一生物学范畴内的普遍技术。美国专利与商标局在收到申请后认为，如果同领域技术人员已知了上述论文中指明的同类生长因子蛋白的部分氨基酸序列，以及该论文所揭示的反推其对应的DNA序列的生物学普遍方法，可以在很容易的预知该发明，即该基因专利其实是显而易见，因而针对该蛋白质分子提出的物质专利申请不能满足创造性的要求，并驳回了其申请。[25]但最终联邦巡回上诉法院撤销了专利与商标局的这一决定，法院认为该专利并不应归于显而易见的范畴中，理由在于从已知氨基酸的蛋白质分子反推该分子相应的DNA序列并非想象中的那样简单，由于遗传编码的简并性[26]，某一特定的蛋白质分子可能对应数以亿计DNA序列的可能排列，换言之，就算现有技术中包含蛋白质的氨基酸序列，也包含用于反推该蛋白质所对应的DNA序列的普遍技术，同领域的普通技术人员依然无法依靠上述信息简单的预知到该特定蛋白质所对应的DNA序列，该DNA序列显然也就不属于显而易见的技术范畴内。[27]
总结而言，针对人类基因序列，我们应将分析其是否具有创造性的重点放在人类基因序列本身，而不应把分析重点放在取得方法以及其最后翻译的蛋白质氨基酸序列，而将后者作为判断人类基因序列创造性的依据则更是不可取的。但是客观来讲，对于基因序列的创造性审查标准目前仍存在极大的争论，西方国家也都有各自并不完全相同的审查尺度，想要在这个问题上达成共识可能还需要国际交流的进一步深化。
(三)实用性
与传统技术领域相比，基因专利的实用性审查显得尤为重要，因为基因专利的新颖性在实务操作中相对争议较少，而基因专利的创造性标准的审查在世界范围内又都相对比较模糊与宽松，所以实用性审查成为了判断特定基因专利可否授权的重要指标。从专利法的角度出发，专利实用性最重要的作用之一是作为基础研究和应用研究的分水岭，但是由于基因技术的迅猛发展，许多原本属于基因工程基础研究范畴的研究进展，已经具备了可观的商业价值，如同许多生物技术领域的研究一样，很难一概而论的划定基因技术研究中的基础研究与应用研究的区别。在传统技术领域，实用性的审查标准通常比较明确，审查员所要把握的主要尺度就是该发明是否可以实施和该发明是否具有有益的效果，但在新兴的人类基因专利领域，传统的实用性标准也许并不适宜，如果该基因具有明确的、具体的、可被认可的产业应用途径，则应认为其具备实用性。
在人类基因专利的实用性问题上，美国专利与商标局在处理美国国家卫生研究院(NIH)申请ESTs专利案中的意见很值得借鉴，1991年NIH要求对John Graig Venter 博士分离提取出来的 351个ESTs片段以及包含这些片段的整个cDNA链给予专利保护，NIH当时提出的这项专利具有实用性的理由是：“这些片段可以被用来作为基因标记以及其他研究领域等。”但是美国专利与商标局随后驳回了该专利申请，美国专利与商标局认为对于一般序列主张专利权，发明人必须首先通过分离、纯化等生物技术手段得到特定基因，其次要具体说明如何使该基因序列具有产业应用的实用性，如明确指出利用该基因序列所生成的蛋白质产物可以如何在产业中获得应用。从这个案例出发，笔者认为，在判断一个人类基因专利是否具有实用性可以从以下两个角度入手：
一是该人类基因专利应具备可实施性，无论如何不应该对实际用途还未确定的科学信息授予专利，具体而言人类基因专利的可实施性应该具备可实现性的(即相同研究领域的研究人员可以根据专利申请书的内容重复该应用)、可信性(即相同研究领域的研究人员能够相信该专利的用途是可以实现的)，并且其用途应该是具体实在的(即该专利应该能够指向一个具体的、实在的用途，如不能简单的说明该基因可以用作临床诊断或者基因产业研究，而应具体说明可如何用作何种疾病的临床诊断或者如何应用于产业)，总结而言只有当一个人类基因专利有具体、实在的用途，且该用途能够达到让同领域研究人员相信其可被实施的程度，才能认为其符合实用性中的可实施性的要求。
二是该人类基因专利应拥有积极效果，即应具备有益性，这里其实也是人类基因专利实用性中比较难以把握的一个要求，由于各个国家伦理道德、宗教信仰各不相同，因此在看待人类基因专利是否对社会有益时往往存在各种不同的意见，这一点在前文已有阐述，此处不再赘述，因此笔者认为在考虑基因专利有益性不应将伦理道德或者公共意见作为主要内容来考察，毕竟大众在判断一个新兴事物有害或者有益时难免存在短视与偏见，类似的例子不胜枚举。所以在判断人类基因专利是否具有有益性时，应该认为不具有有害性即是有益性，只要授予该专利不至于严重阻碍人类发展，将会对社会造成极大不利影响，均应认可其有益性。
综上所述，如果只是单纯的找出一段基因序列，却无法指出其具体作用，也无法将之加以有效的利用，在这种情况下仍然授予其专利权，则只会导致严重的技术垄断，阻碍科学进步，对技术进步和公共健康事业不会有任何的帮助，甚至可以认为，在目前的基因专利制度下，实用性标准不仅仅只具有专利审查上的意义，更需要其维护专利制度以及公共利益之间的利益平衡。在不否认人类基因可专利性的大背景下，人类基因专利的实用性标准应成为平衡患者、专利权人与社会公共利益的重要基石，每个国家都应根据自己的国情慎重考虑加以确定。
四、对我国的启示
鉴于我国已经认可人类基因可专利性的事实，以及目前我国的实际情况，为了维护政策和产业的相对稳定性，我们可能并不适合贸然跟进美国的做法，而应继续坚持认可人类基因的可专利性，以促进相关产业发展，因为从法理、公共利益以及伦理道德角度来讲，肯定人类基因的可专利性都是有一定的道理的。除此之外，美国最高法院虽然在BRCA基因专利一案中否认了单纯分离、纯化得到的人类基因序列的可专利性(相关cDNA序列仍受保护)，但其做出此判决的原因更多的是为了平衡社会利益，缓和社会矛盾。每个国家国情并不相同，我国既然已经将人类基因纳入了专利制度的保护框架之中，则不宜盲目跟随美国加以改变，但同时应尽快完善人类基因专利“三性”方面的基本要求，细化审查标准以及尺度，并加强基因产业从业人员的培训，使其能够更好地应对国际形势的变化。
(北京大学国际知识产权研究中心梁剑供稿)
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[1]郝建明：《浅谈美国联邦最高法院“人类基因专利”案及影响》，《法案法务》2013年第11期，页82-83(80-89)。
[2] ss’nforMolecularPathologyv.U.S.PatentandTrademarkOffice,702F.Supp.2d181(S.D.N.Y.2010)(No.09Civ.4515).
[3] Ass’n for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office ("Myriad II"), 653 F.3d 1329, 1377-80 (Fed. Cir. 2011).
[4] 郝建明：《浅谈美国联邦最高法院“人类基因专利”案及影响》，《法案法务》2013年第11期，页83-84(80-89)。
[5] cDNA(Complementary DNA)是指与某特定mRNA链呈互补关系的单链DNA。通常通过基因工程的手段，在适当引物的存在下，凭借DNA聚合酶(反转录酶)的作用，利用mRNA反转录取得单链cDNA，然后利用特定碱去除与单链cDNA结合在一起的mRNA以后，利用单链cDNA为模板，再凭借DNA聚合酶合成双链cDNA，以上方法在遗传工程方面已经取得广泛应用。
[6] 刘斌：《法国对美国基因专利说“不”》，《中国医药报》2002年第4期，页4(4-5)。
[7] 李森堙：《BRCA1基因专利与基因检测市场的争议》，《生技与医疗器材报导》2009年第8期，页9(9-12)。
[8] 赵雷：《美国2011年专利法第一案Myriad案评》，《知识产权》2012年第6期，页89(89-92)。
[9] 肇旭：《Myriad案与基因专利的未来》，《河北法学》2014年第1期，页144-145(144-147)。
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[22] 薛维坷主编：《影响美国的100个专利》，北京：北京大学出版社2007年5月第1版，页77。
[23] Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., 18 U.S.P.Q.2d 1016 (Fed. Cir. 1991).
[24] 张乃根主编：《美国专利法案例选析》，北京：中国政法大学出版社2005年3月第1版，页177。
[25] 张立宇：《美国基因专利实用性审查标准的演变对中国的借鉴》，《法制与社会》2009年第7期，页28(28-32)。
[26] 简并性：DNA分子上每相邻的三个碱基为一个氨基酸编码，因此密码子共有64个，除了3个终止密码子外，其余61个密码子代表20种氨基酸，除了两种氨基酸各只有1个密码子外，其它18种氨基酸均有2个或多个密码子相对应，密码子中有一个核苷酸可以是不同的，这称为密码子的简并性。
[27] In re Deuel v.U.S.PatentandTrademarkOffice, 51 F.3d 1552,34 U.S.P.Q. 2d 1210(Fed. Cir. 1995).
