【编者按】 2010年以来，美国专利蟑螂提起的专利侵权诉讼数量异常上升。2013年，美国白宫报告专利蟑螂对美国创新及经济发展具有负面影响。2015年，美国新一届国会提出新的议案，联邦最高法院正式对专利蟑螂发出警告。本期信息速递具体介绍了2015年美国遏制专利蟑螂的立法与司法实践，提示专利蟑螂在我国的泛滥风险，为我国应对专利蟑螂提供经验借鉴。
2015年美国继续加紧遏制“专利蟑螂”（“Patent Trolls”）。专利蟑螂也称“专利主张实体”（PAEs），是指收购他人专利并以提起专利侵权诉讼或诉讼威胁为主要谋利手段的实体。据统计，2014年由专利蟑螂提起的专利诉讼占美国全部专利诉讼的67%。1在此背景下，美国国会参众两院议员在2015年提出了《创新法案》2、《专利法案》3、《2015索赔函透明法案》4及《2015打击流氓及不透明信函法案》5。司法方面，美国联邦最高法院强调地区法院有职权和责任确保劝阻轻率案件，首次使用了“专利蟑螂”术语，重申滥发索赔函、轻率诉讼会给创新带来有害负担。
一、立法动态
（一）2015《创新法案》
1.立法进程
2015年2月5日，美国众议院司法委员会主席古德莱特（Goodlatte）重新提出《创新法案》，得到两党27名议员的附议。7月29日，该法案通过委员会审查，并被列入众议院立法日程。古德莱特说，该法案的目的是确保专利制度不辜负《宪法》的重托，其针对的就是专利蟑螂的滥诉行为。代表软件产业的组织继续表达了对该法案的支持，美国大学协会、创新者协会和医药器具厂商协会发表联合声明表示反对。6
2.主要内容
2015《创新法案》共10条。相对2013《创新法案》，2015《创新法案》在结构上没有变化，在内容上有少许修改。2015《创新法案》拟对《美国专利法》进行多处修改，包括增加起诉要求、拓展律师费转移规则、重塑证据开示程序、限制故意含糊的索赔函、提高专利权属透明度以及设定终端用户诉讼例外等。
（1）增加起诉要求。该法案第3条（专利侵权诉讼）要求原告起诉时说明：被侵权的专利、被侵犯的权利要求、被控侵权工具、被控侵权工具的名称或型号、被控侵权工具如何侵犯了权利要求、间接侵权者“帮助”或“引诱”直接侵权的具体行为和权利人。
（2）拓展律师费转移规则。该法案拟修改《美国专利法》第285条。第285条规定：“在例外案件中，法院可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。”该法案规定：“除非法院发现败诉方的地位与行为在法律与事实上合理公正，或者在例外情形下（例如发明者的严重经济困难）做出此判决不公正，法院应该判给民事诉讼中胜诉方因任何一方当事人依据国会与专利有关法案主张救济措施而产生的合理费用和其他支出。”该法案将专利诉讼中胜诉方获得律师费的例外规定修改为默认规则，而且除合理律师费用外，还可获赔其他支出。其目的是遏制专利蟑螂任意起诉行为。
（3）重塑证据开示程序。该法案拟修改《美国专利法》第29章，不过它删除2013《创新法案》第299A（专利侵权诉讼证据开示），增加了281B（据临时动议中止证据开示），规定：在专利侵权诉讼、专利无效诉讼或者不侵权诉讼中，除d款规定的例外，如果被告提出存在不合法的共同诉讼、无管辖权、受诉地方法院错误及程序不当等情形，法院得中止证据开示程序。
（4）限制故意含糊的索赔函。该法案规定：“（e）国会认为，一方当事人故意给终端用户发送含糊的索赔函声称专利侵权，是专利制度的滥用，是公共政策的违背。发送的索赔函至少应包括涉案专利的基本信息：什么专利被侵犯，专利如何被侵犯。当考虑是否滥用诉讼时，任何基于这种发送给终端用户的故意含糊索赔函的措施或起诉行为应当被认为是欺诈或欺骗行为和一种例外情形。”另外，发函人在后续的诉讼中，不能依据此种索赔函主张故意侵权或者惩罚性赔偿。
（5）提高专利权属透明度。修改《美国专利法》第290条，要求披露相关权益。起诉专利侵权时，原告应该向专利商标局、法院及每个被告披露如下信息：（A）涉案专利的被许可人；（B）有权再许可或者实施涉案专利的任何实体；（C）除原告外，原告知悉的与涉案专利或原告具有经济利益的任何实体；（D）前述A款下任何被许可人、B或C款下任何实体的最终专利实体；（E）清晰明确描述主张侵权当事人的主要业务；（F）诉讼请求清单；（G）对于涉案专利，标准设定组织是否已经专门宣布该专利为必要专利、潜在必要专利或在该标准设定组织有成为必要专利的潜在性，以及美国政府或外国政府是否已经给该专利施加了特定的许可要求。相对2013《创新法案》，2015《创新法案》新增了E、F和G款。
（6）设定用户诉讼例外。2015《创新法案》第5条对《美国专利法》第296条进行修改，增加“用户诉讼例外”条款。用户包括被诉侵犯专利权的零售商或终端用户。除例外情况，在专利侵权诉讼中，如果涉及的厂商是被告之一或者是独立被告，且用户同意将针对他的诉讼与厂商的诉讼结果进行绑定，法院应该同意中止针对用户的诉讼。这样规定的目的是把小型用户置身于大型厂商保护伞之下，减少专利蟑螂对其造成侵扰和损失。
（二）《专利法案》
1.立法进程
2015年4月29日，格拉斯利（Grassley）等7名参议员提出《专利法案》，经修改后于9月8日通过委员会审查，并于当日列入参议院立法日程。
2.主要内容
该法案拟对《美国专利法》进行修改。法案共包括18条，规定了专利侵权诉讼要求；用户诉讼例外；开示限制；执行司法会议建议的程序与实践；费用及其他开支；对索赔函的清晰与具体化要求；索赔函滥用；专利转让的透明化；多方审查与授权后审查程序；破产程序中知识产权许可的保护；小型经济体的教育、拓展与信息获取；专利交易、质量与审查的研究；对《莱西-史密斯美国发明法》的技术更正与其他改进；高等教育和非营利研究机构等。《专利法案》的大部分条文与2015《创新法案》相同，在费用转移规则、费用偿付及索赔函等方面两者则存在较大差异。
（1）调整费用转移规则。与2015《创新法案》规定原则上法院应判给胜诉方律师费及其他开支不同，《专利法案》第7条要求胜诉方提出律师费要求并承担证明责任，法院基于“法律或事实上客观合理”原则进行审查。如果法院发现败诉方的地位在法律或事实上不是客观合理，或者败诉方的行为不是客观合理，法院应当支持胜诉方合理的律师费，除非在特殊情形下，例如发明者或者高等教育机构严重的经济困难，使得此判决不公正。相对《创新法案》，《专利法案》在费用转移规则上进行了限缩；相对现行《美国专利法》，《专利法案》规定了较为具体的费用转移条件。
（2）提前识别利益方，确保费用偿付。为了防止专利蟑螂设立空壳公司没有资产支付胜诉方律师费，《专利法案》在诉讼早期就识别利益相关方，而不是在判决支持律师费后。《专利法案》在第7条规定被诉侵犯专利权的被告可以陈述其基于所知信息善意相信原告的主要业务是从事专利主张与实施或者籍此的许可。原告应该提交文件证明，它具有足够资金满足判赔的律师费；它的主要业务不是专利主张与实施或者籍此的许可；如果有的话指明利益关系人；或者没有此种利益关系人。如果有前述利益关系人，原告还应提前提供每一个指明的利益关系人的书面通知。在原告不能履行全部判赔费用时，任何利益关系人可能被判决承担全部或部分律师费。当然，高等教育机构以及主要目的在于便利高等教育机构技术转让的组织可以豁免提交上述证明的义务。
（3）从严规范索赔函。相对2015《创新法案》，《专利法案》对索赔函进行了更加详细、严厉的规定。第8条（对索赔函的清晰与具体化要求）具体规定索赔函应该具备的清晰且透明的要求，第9条（索赔函滥用）给《美国专利法》增加“恶意索赔函”条款，规定索赔函虚假陈述，或者缺少合理基础，实质性误导属于《联邦贸易委员会法》下的不公正或者欺骗性行为或惯例，国际贸易委员会对那些广泛发送误导索赔函的行为进行惩罚。
（三）2015《索赔函透明法案》
1.立法进程
2015年4月20日，众议院贾莱德？波利斯（Jared Polis）等3名议员提出2015《索赔函透明法案》，当日提交给司法委员会，5月15日提交法院、知识产权与因特网分委员会。该法案目前仍处在委员会审议中。
2.主要内容
该法案只有6条，主要内容如下：
（1）索赔函的定义。第5条（定义）将调整的索赔函界定为发送给非隶属的第三方，直接或间接陈述或说明收函人或收函人的隶属人侵犯或者可能侵犯了专利，或者因此侵权可能需要承担责任或支付赔偿给其他人的书面信函。
（2）索赔函的上报。第2条（索赔函披露要求）规定在《美国专利法》第26章后增加一条，即第263条（与专利所有权有关信息的披露）。要求任何实体在365天内发送20封以上索赔函，应该向专利商标局报告每封专利索赔函的具体情况。以下实体豁免此报告义务：原始或共同发明人；高等教育机构；便利高等教育机构技术商业化的技术转让组织。授权法院在专利案件中惩罚未履行此报告义务的实体，并令其赔偿受害方因此受到的损失。
（3）索赔函的内容。第3条（索赔函要求）规定：所有的索赔函必须包括特定信息：被侵犯的专利权；被侵犯的权利要求；被控侵权工具（装置、产品、特征、工具、方法、系统、程序、功能、行为、服务或其他工具）；被控侵权工具的名称或型号；被控侵权工具侵犯了权利要求的哪个成分，怎样侵犯了权利要求；在间接侵权中，直接侵权、直接侵权人、间接侵权或引诱侵权行为；主张侵权人的权利描述；主张侵权人的主业；索赔要求清单；指明已经提起的涉案专利的任何案件编号和法院；涉案专利的单方审查或多方审查情况；涉案专利是否因标准设定组织等承担任何许可条件或价格承诺；其他对涉案专利享有所有权的人，被许可人，独家许可人；上述具有经济利益人员协议或法律基础；其他有权实施涉案专利权人；对索赔行为有直接经济利益的任何人；收函人如何进入专利商标局索赔函数据库；在索赔函底部注明“法律不要求您对该信函做出回应。”
（4）缴费或失权惩罚。第4条（惩罚）规定，如果专利权人没有满足索赔函的要求，专利商标局应通知专利权人在3个月内缴纳费用，否则专利将无效。
（四）2015《打击流氓及不透明信函法案》
1.立法进程
2015年4月28日 ,迈克尔？伯吉斯（Michael Burgess）以及其他6名众议员提出《2015打击流氓及不透明信函法案》，5月1日提交给商务、生产与贸易分委员会。该法案目前仍处在委员会审议中。
2.主要内容
该法案只有5条，规定了流氓及不透明索赔函的类型，并要求国际贸易委员会及州总检察长予以实施。主要内容如下：
（1）流氓及不透明索赔函类型。第2条（与美国专利主张有关的不公正或欺骗性行为或者惯例）（a）款规定，通过书面信函主张收函人侵犯了其美国专利，但在信函中恶意虚假陈述、恶意寻求赔偿或恶意隐瞒事实的行为属于《联邦贸易委员会法》第5（a）（1）条下的不公平或欺骗性行为或惯例。
发函人在信函中的恶意陈述包括：（A）发函人在发函时有权许可或实施专利，而事实上发函人没有此权利；（B）已经针对收函人采取了一项主张专利侵权的民事措施；（C）已经针对其他人采取了一项主张专利侵权的民事措施；（D）将对收函人采取专利侵权法律措施；（E）发函人是信函中主张专利的独占被许可人；（F）收函人外其他人获得了信函中所声称专利的许可；（G）收函人外其他人获得了许可，而且发函人没有披露该许可并非信函中主张被侵犯专利的许可；（H）针对收函人侵权的调查已经开始，或者；（I）基于信函中描述的行为，发函人或者其隶属人此前提出了一项民事措施主张专利侵权，而发函人知道提出的该措施最终被判不侵犯其专利权。
发函人恶意寻求赔偿的情形包括：（A）经公正行为已经在最终决定中确定声称的专利不可实施，无效或者对收函人不可实施；（B）收函人在主张专利失效后采取的行为；（C）发函人知道收函人的行为是经有权许可者授权的行为。
发函人在信函中恶意隐瞒的情形包括：声称针对收函人有权许可或者实施专利者的身份，包括任何母公司或者最终母公司，除非该人是一家上市公司并且该上市公司的名称已经列明；指明被侵犯的专利；声称侵犯其专利的产品、服务或者收函人的其他行为；如何侵犯了其专利；收函人可以联系的主张侵权者的名称或信息。
（2）法案实施。该法案第3条（联邦贸易委员会实施）规定：违反第2条应该被视作违反《联邦贸易委员会法》第18（a）（1）（B）条下不公正或者欺骗性行为或惯例。联邦贸易委员会应该实施该法案，对任何违反第2条的行为应该予以处罚。另外，第4条（b）款还规定，州总检察长代表本州的受害居民针对违反第2条规定的人向地区法院提起民事诉讼。法院有权对违法者处以5,000,000美元以下的民事罚款。
二、司法动态
2015年5月26日美国联邦最高法院在Commil诉Cisco案7的判决中，重申滥发索赔函、轻率诉讼会给创新施加有害负担，首次使用专利蟑螂（“patent trolls”）术语。
（一）案情介绍
原告Commil公司拥有一项实施短距离无线网络方法专利。被告Cisco公司生产无线网络设备。原告诉称被告构成直接侵权和引诱侵权。2011年德州东区法院判决支持了原告。被告上诉，联邦巡回上诉法院支持了一审部分裁判。再次上诉后，美国联邦最高法院就“善意相信专利无效”是否构成引诱侵权的抗辩理由进行审判。最高法院最终判决：被告“善意相信专利无效”不构成引诱侵权的抗辩理由。
（二）警告滥发索赔函及轻率诉讼行为
尽管最高法院说：“在此案件中，当事人没有提起轻率议题。也没有这种事实呈现在法庭上。”最高法院还是在判决的第三部分专门阐明：“法院很清楚，‘发展出的这样一种产业，在此产业中一些公司不将专利用作生产和销售产品的基础，而主要为了获取授权费’（eBay诉MercExange案判决）。一些公司可能将专利作为向被诉方索取金钱的武器，甚至在它们提起轻率诉讼时也是如此。这种策略经常通过索赔函的方式实施。这些索赔函‘可能不经事先调查广泛散发，可能模糊地主张侵权，可能主要根据应诉成本而不是专利权的价值来设计索赔额。’”“这种行为会给创新施加一种‘有害负担’”。
最高法院还说：“有必要强调地区法院有职权和责任确保劝阻轻率案件。这也是正确的。根据《联邦民事诉讼规则》第11条，如果轻率案件诉讼到联邦法院，联邦法院有权处罚提起诉讼的律师。根据《美国法典》第35章第285条，地区法院也可‘在例外案件中’行使自由裁量权将律师费判给胜诉方。”
（三）首次指明“专利蟑螂”
斯卡利亚（Scalia）大法官以及首席大法官罗伯茨（Roberts）对法院判决“善意相信专利无效”不是引诱侵权的抗辩理由表达了不同意见。“正如我们在Global-Tech案中所言，《专利法》把知道侵权作为承担引诱侵权责任的必备条件，由于对无效专利不可能构成侵权（因此，也就不存在知道侵权），所以善意相信专利无效就是一种侵权抗辩。”“然而，我要进一步说，如果我们期望采纳的规则是出于正确的考虑，很显然，最高法院的判决应该加大对专利蟑螂（“patent trolls”）的威慑力。”
三、结语
虽然美国上述议案的最终结果还需继续观察，但美国国会与联邦最高法院的上述举措表明了美国对专利蟑螂抑制创新的共识，反映了美国遏制专利蟑螂的决心。在2011年对《美国专利法》做出重大修改后，国会共和党与民主党议员联合提案，众议院与参议院分别提议再次修改《专利法》。联邦最高法院继去年判决滥诉方赔偿对方律师费后，8再次对专利蟑螂行为发出警告。这些举措的目的是遏制专利蟑螂，恢复美国专利制度的活力，保持美国在国际上的创新优势。
在中国，“事实上，我国高校、科研机构和相关企业已在悄然中遭遇到专利蟑螂的布局或者诉讼侵扰。”过分强化专利权人利益保护，忽略专利权人滥诉行为，将加大专利蟑螂在我国爆发的风险。为了实现知识产权强国的战略目标，美国规范索赔函、增加起诉要求及要求滥诉者赔偿律师费等法律实践值得我国借鉴。（中南财经政法大学知识产权研究中心 谢光旗）
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【注释】
1 PWC.2015 Patent Litigation Study:A Change in Patent Fortunes[DB/OL].[2015-05-01].http://www.pwc.com
/us/en/forensic-services/publications/patent-litigation-study.html.
2 114 Congress（2015-2016）-H.R.9, Innovation Act.
3 114 Congress（2015-2016）-S.1137, Patent Act.
4 114 Congress（2015-2016）-H.R.1896, Demand Letter Transparency Act of 2015.
5 114 Congress（2015-2016）-H.R.2045, Targeting Rogue and Opaque Letters Act of 2015.
6 Steve Brachmann. Innovation Act despite clear lack of consensus[EB/OL].[2015-06-14].http://www.ipwatchdog.
com/2015/06/14/house-judiciary-approves-innovation-act/id=58728/.
7 Commil USA,LLC. v. Cisco Systems, INC., 135 S.Ct. 1920 （2015）。
8 Octane Fitness,LLC, v. ICON Health & Fitness,Inc.,134 S.Ct.1749（2014）。
